Doing Business in Brazil

4.8. Medidas de repressão à pirataria

05/10/15

4.8.1. Introdução

Apesar de não ter uma definição legal, o termo “pirataria” é comumente usado e compreendido pela sociedade como designativo de infrações inquestionáveis a direitos de propriedade intelectual, como a venda de produtos falsificados contendo marcas de terceiros, de mídias contendo reproduções não autorizadas de obras musicais, programas de computador ou jogos eletrônicos, entre outros. A pirataria atinge diretamente inventores, artistas, empresários e demais proprietários de bens intelectuais que recebem da lei o direito de fruir com exclusividade de um bem intangível. Mas os danos da pirataria vão além, atingindo a sociedade como um todo, tendo em vista a precariedade das condições de trabalho na fabricação de produtos piratas, a sonegação de impostos, a criação de uma economia paralela poderosa que sabidamente financia outras atividades ilícitas.

É por isso que se exige dos países uma atuação cada vez mais moderna, eficaz e sobretudo, célere na repressão à pirataria. Como mercado ativo no comércio internacional, o Brasil assumiu obrigações no sentido de proteger a propriedade intelectual de seus nacionais e de estrangeiros que, por força de tratado ou convenção, gozem do mesmo tratamento. Essas obrigações, criadas por meio de tratados internacionais assinados e ratificados, são cumpridas por meio de dispositivos de normas internas, inseridas na Constituição da República, em códigos e leis específicas.

O direito brasileiro prevê uma série de instrumentos para combate às infrações contra a Propriedade Intelectual que podem ser classificadas em: (a) medidas administrativas de fronteira, que antecedem a entrada no país de produtos piratas provenientes do exterior; (b) medidas policiais, visando à constatação imediata do ilícito e a persecução criminal dos envolvidos; e (c) medidas judiciais cíveis e criminais, visando à abstenção de uso, fabricação, comercialização, distribuição, ou mesmo importação de produtos contrafeitos, destruição das marcas contrafeitas nos produtos, punição criminal dos contrafatores e reparação dos danos causados.

4.8.2. Medidas Administrativas de Fronteira

Para conter o fluxo de produtos falsificados antes de chegarem ao mercado, é de suma importância a medida prevista nos artigos 51 a 58 do TRIPs (“WTO. Agreement on TRIPs – Trade Related Intellectual Property Rights”) Decreto nº 1355/94), refletida no artigo 198 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), qual seja: a possibilidade de apreensão, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias no ato de conferência nos portos, aeroportos e fronteiras em geral, dos produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.

Este dispositivo é complementado pelos artigos 605 a 608, 689 do Regulamento Aduaneiro que preveem o procedimento administrativo de retenção, apreensão e destruição de produtos falsificados. Ao tomar conhecimento de carga suspeita de falsificação, a autoridade alfandegária deve intimar o titular dos direitos para que ele analise amostras da carga e elabore um laudo de autenticidade.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial implantou recentemente um sistema por meio do qual os titulares de marcas podem incluir o nome e os dados de contato de seus procuradores, bem como informações que facilitem a identificação de produtos suspeitos, em uma base de dados acessível pelas autoridades alfandegárias. O banco de dados serve como um facilitador das medidas de fronteira, promovendo a comunicação entre autoridades e titulares de direitos.

Recebido o laudo confirmando a falsificação dos produtos, a própria autoridade alfandegária pode, depois de intimar o importador para apresentar resposta, determinar a destruição da carga. A ausência de regulamentação mais específica sobre o procedimento faz com que alguns postos alfandegários deixem de aplicar os termos gerais do TRIPs e do Regulamento Aduaneiro e exijam do titular uma decisão judicial (cível ou criminal) que autorize a destruição da mercadoria.

A demora do procedimento judicial e os altos custos (se comparados ao procedimento administrativo) são fatores de desestímulo aos titulares em prosseguirem com as medidas administrativas de fronteira na defesa de seus direitos de propriedade intelectual.

4.8.3. Medidas Policiais

As empresas que verificam produtos falsificados em larga escala sendo oferecidos à venda em grandes centros podem ainda colaborar com as forças de segurança pública, que organiza com frequência diligências de verificação em zonas de comércio popular. Nestes casos, a empresa deve comunicar por meio de notícia-crime os locais onde a prática se verifica. A autoridade policial instaurará o inquérito e intimará o titular dos direitos dos resultados da operação, requerendo a apresentação de peças originais para que os peritos possam atestar a autenticidade dos itens apreendidos. Por fim, o inquérito é remetido ao Poder Judiciário para abertura de processo criminal contra os responsáveis.

4.8.4. Medidas Judiciais Criminais

Os artigos 196 a 206 da Lei da Propriedade Industrial tratam das hipóteses de medidas criminais relativas a infrações aos bens de propriedade intelectual e outras medidas judiciais para impedir a colocação no mercado de produtos falsificados, como a busca e apreensão, em geral, usada quando há necessidade de uma ação rápida por parte da autoridade e daquele que tem o direito lesado.

A medida cautelar de busca e apreensão foi originalmente criada para angariar provas da infração e também para permitir que o detentor da patente obtivesse o laudo de um especialista sobre a existência ou não de violação da patente, pois neste procedimento a perícia nos produtos apreendidos é obrigatória. Habitualmente, os procedimentos iniciais das medidas de busca e apreensão correm à revelia do infrator, que geralmente é surpreendido pela diligência no momento de sua realização.

De acordo com o artigo 200 da Lei da Propriedade Industrial, a ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão nos crimes contra a propriedade industrial regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, que prevê, no artigo 525, a necessidade de realização de exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito para o recebimento da denúncia e, no artigo 527, a necessidade de que a diligência de busca e apreensão seja acompanhada por dois peritos para verificar a existência de fundamento para a apreensão e preparar laudo atestando a autenticidade ou não de todos os produtos apreendidos.

A busca e apreensão pode se revestir de dois principais resultados: (a) a apreensão total dos produtos ditos contrafeitos, objetivando a cessação imediata da distribuição e comercialização indevida dos produtos piratas; ou (b) a apreensão de um número suficiente de produtos a instruir perícia a ser conduzida pelo Poder Judiciário priorizando a identificação de falsificação nos produtos apreendidos.

No primeiro caso, será certamente observado pelo juiz se estão presentes elementos irrefutáveis da conduta ilícita do infrator e, de acordo com a clareza dos fatos narrados pelo lesado, a busca e apreensão poderá ser medida já incluída na Queixa-Crime, objeto do artigo 199 da Lei da Propriedade Industrial, e deferida em sede de tutela antecipatória. No segundo caso, presume-se incerteza sobre a conduta ilícita do infrator e por esse motivo, a busca e apreensão pode ser medida de caráter preparatório da Queixa-Crime a ser conduzida junto ao Judiciário.

Na prática processual, em questão de horas juízes concedem liminares e mandados de busca e apreensão, desde que o autor da ação demonstre haver perigo na demora da prestação jurisdicional e existirem boas chances de sucesso no mérito. Formado o corpo de delito com as medidas de urgência, seguem-se as medidas de Queixa-Crime, de cunho privado – ou seja, que devem ser iniciadas pelo titular dos direitos de propriedade intelectual -,em busca da condenação do ofensor a penas privativas de liberdade, de acordo com o disposto nos artigos 189 até 195 da Lei da Propriedade Industrial, que variam entre um mês e um ano de detenção.

Por questões de política criminal, via de regra, as penas privativas de liberdade não superiores a quatro anos costumam ser convertidas em multa ou na obrigação de pagamento de certas básicas, o que acaba representando um estímulo à prática e à reincidência da prática da pirataria.

Poucas são as prisões relevantes de agentes culpados por violação de propriedade intelectual. Habitualmente, o juiz criminal se limita a fazer cessar o uso indevido do bem intelectual e deixa à esfera cível a composição de indenização com cunho disciplinador dos infratores.

No plano legislativo, algumas propostas vêm sendo discutidas para agilizar o procedimento penal. O projeto de Lei nº 8.052/2011, atualmente aguardando análise pela Câmara dos Deputados, propõe alterações no Código de Processo Penal para permitir a perícia por amostragem, dispensando os peritos da análise individual de todos os produtos apreendidos, e para autorizar a destruição antecipada da mercadoria apreendida, o que resolve o problema de armazenamento dos produtos nos casos em que a ação penal não pode ser iniciada, por não se ter conhecimento do autor do crime de pirataria.

4.8.5. Medidas Judiciais Cíveis

No processo civil, podem-se obter medidas de natureza preventiva, repressiva e reparatória, desde que não impliquem na imposição de penas aos acusados de violação. São exemplos as ordens judiciais de abstenção de uso, busca e apreensão e condenação ao pagamento de indenização. A ação comumente ajuizada é a que busca a cessação de fabricação, uso ou qualquer outra forma de exploração indevida do bem intelectual falsificado, geralmente cumulada com pedido indenizatório.

Nas últimas décadas, o direito brasileiro tem evoluído para assegurar a todo titular de direito um remédio judicial adequado e efetivo contra violações. Uma das formas de buscar essa efetividade foi a adoção cada vez mais ampla de medidas liminares, concedidas antes do término do processo judicial, em casos de urgência.

Nesse contexto, o titular do direito violado poderá, por exemplo, requerer ao juízo medida cautelar de busca e apreensão – com procedimento semelhante ao criminal, prevista nos artigos 796 e seguintes do Código de Processo Civil – geralmente como ato preparatório ao processo principal, no qual os bens apreendidos serão utilizados como prova.

Em respeito ao direito de defesa e de contraditório, as medidas de urgência só são concedidas sem a oitiva da parte contrária se estiverem presentes alguns requisitos especiais: (a) fumus boni iuris (a demonstração pelo requerente de que existem bons indícios de que é titular de direito e faz jus a uma tutela judicial); e (b) periculum in mora (demonstração de que existe urgência na concessão de uma tutela judicial, para se evitar a ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação).

Mesmo no curso de um processo ordinário, é possível requerer a antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu seja compelido a cessar, antes do final da ação, as violações de que é acusado. A Lei da Propriedade Industrial prevê, em seu artigo 209, a possibilidade de o juiz antecipar os efeitos da tutela para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinando, desde logo, a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes mesmo da citação do réu. Caso julgue necessário, poderá determinar ao autor o pagamento de uma garantia.

Ficando evidente a infração, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada (artigo 209, § 2º da Lei da Propriedade Industrial). O Código de Processo Civil também oferece normas genéricas que antecipam os efeitos pretendidos com a ação (vide artigos 273, 461, § 3º e 461-A, §3º).

De acordo com a Lei da Propriedade Industrial, os danos (lucros cessantes) podem ser determinados pela forma mais favorável à parte lesada, conforme as seguintes opções:

(a) os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse acontecido;

(b) os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

(c) a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Em vista disto, mesmo na hipótese de o infrator não ter ou não disponibilizar os documentos contábeis que demonstrem a quantidade de produtos contrafeitos fabricados e/ou comercializados que infrinjam a patente, é possível quantificar os danos usando as opções pré-determinadas em Lei.

A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, prevista para ocorrer em março de 2016, deverá mudar substancialmente a realidade das medidas judiciais civis em matéria de propriedade intelectual. Advogados, magistrados e demais operadores do Direito têm se debruçado sobre tema discutindo quais serão os reais impactos da nova lei processual para as demandas envolvendo infrações a direitos de propriedade intelectual, mas não é possível, neste momento, extrair um prognóstico minimamente preciso sobre o alcance que as mudanças terão.

4.8.6. Conclusão

O Brasil conta com um sólido sistema jurídico de proteção à propriedade intelectual, comparável àqueles verificados nos países tecnologicamente desenvolvidos. No entanto, alguns obstáculos ainda se apresentam para aqueles que buscam a plena proteção de seu patrimônio intangível: morosidade na obtenção de direitos de propriedade industrial ante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, morosidade na obtenção de decisões judiciais finais, relativo desconhecimento da matéria por alguns magistrado, penas e indenizações brandas e fiscalização falha nos grandes centros urbanos são alguns dos pontos que merecem maior atenção.

Estes problemas sistêmicos atrapalham, mas não chegam a impedir, a completa proteção dos bens intelectuais. Mas a experiência revela que os melhores resultados em matéria de repressão à pirataria são verificados quando os titulares de direitos atuam de forma estratégica, utilizando com sabedoria os mecanismos legais disponíveis e colaborando com as autoridades competentes.


Autores: Alexandre Fragoso Machado; Flávia Tremura Polli Rodrigues; Pedro Vilhena

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