Doing Business in Brazil

4.3. Tecnologia

16/06/20

Um dos pontos de grande interesse no ramo da propriedade intelectual √© o tema da aquisi√ß√£o ou licenciamento de tecnologia, visto que o Brasil, como pa√≠s em franco desenvolvimento, vem continuamente recebendo novas tecnologias advindas do exterior com o intuito de melhor capacitar-se economicamente. √Č por meio dos contratos de transfer√™ncia de tecnologia que as partes nacional e estrangeira negociam e regulam tais interesses.

Um breve histórico sobre Contratos de Transferência de Tecnologia

A promo√ß√£o da entrada de tecnologia, no Brasil, foi localmente regulamentada a partir do in√≠cio da d√©cada de 70, quando, por meio da Lei n¬ļ 5.648 de 11 de dezembro de 1970, o INPI foi criado e nomeado como o √≥rg√£o p√ļblico respons√°vel por intervir nos contratos de transfer√™ncia de tecnologia, assim entendidos como os contratos que envolvem o licenciamento de direitos de propriedade industrial (licen√ßa de explora√ß√£o de patente, licen√ßa de uso de marca, licen√ßa de desenho industrial etc.) e os contratos de franquia, fornecimento de tecnologia ou de assist√™ncia t√©cnica especializada.

Como consequ√™ncia, em 11 de setembro de 1975, o rec√©m-criado INPI promulgou o Ato Normativo n¬ļ 15, adotando uma posi√ß√£o extremamente intervencionista nos contratos de transfer√™ncia de tecnologia, que acabavam por tornar os processos de averba√ß√£o contratual longos, com exig√™ncias que eram emitidas atrav√©s de regras e interpreta√ß√Ķes pr√≥prias deste Instituto.

Al√©m disso, contratos de transfer√™ncia de tecnologia n√£o podiam ser onerosos quando entre partes relacionadas, tendo em vista que a nossa Lei do Capital Estrangeiro (Lei n¬ļ 4.131 de 3 de setembro de 1962) proibia a remessa de royalties de uma filial para sua matriz controladora no exterior.

A partir dos anos 90, a economia brasileira foi se abrindo, permitindo cada vez mais a entrada de novas tecnologias provenientes de pa√≠ses desenvolvidos. Com a Lei n¬ļ 8.383/91, por meio de seu artigo 50, tornou-se poss√≠vel a remessa de pagamentos entre subsidi√°ria e matriz (controlada e controladora) decorrente de contratos de transfer√™ncia de tecnologia assinados, averbados pelo INPI e registrados no Banco Central do Brasil (Bacen) posteriormente a 31 de dezembro de 1991, desde que respeitados os limites de dedutibilidade estabelecidos pela legisla√ß√£o fiscal.

Na mesma d√©cada, as regras relacionadas ao ingresso de tecnologias no Brasil foram aos poucos sendo flexibilizadas, com o advento do Ato Normativo n¬ļ 120/93 e da Lei n¬ļ 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial).

O artigo 211 da Lei 9.279/96, interpretado em conjunto com as leis tributárias, fiscais e de remessa de capital para o exterior, resultou na conclusão, ainda em vigor, de que contratos de transferência de tecnologia devem ser averbados pelo INPI para as seguintes finalidades: (i) tornar possível a remessa de pagamentos para o exterior, desde que observadas as regras cambiais e tributárias; (ii) permitir a dedutibilidade fiscal destes pagamentos, desde que observada a legislação tributária; e (iii) produzir efeitos contra terceiros.

√Č importante notar, nesse sentido, que mesmo com a promulga√ß√£o da nova Lei de Propriedade Industrial, o INPI continuou intervindo na autonomia das partes durante os processos de averba√ß√£o dos contratos de transfer√™ncia de tecnologia, em particular quanto √† avalia√ß√£o pr√©via do cumprimento das legisla√ß√Ķes fiscais e de remessa de capital para o exterior e de estabelecer algumas condi√ß√Ķes contratuais espec√≠ficas, muitas vezes em detrimento do estipulado em lei.

Entretanto, o INPI vem aos poucos adotando um posicionamento cada vez menos intervencionista na an√°lise de contratos de transfer√™ncia de tecnologia. Assim, com o objetivo de modernizar ainda mais o sistema de propriedade industrial no Brasil, bem como limitar a interfer√™ncia do Instituto nos contratos submetidos √† sua averba√ß√£o, no ano de 2017 foi emitida a Instru√ß√£o Normativa n¬ļ 70, em vigor desde 1¬ļ de julho de 2017.

Por meio da Instru√ß√£o Normativa n¬ļ 70/2017, o INPI indicou que deixaria de fazer a avalia√ß√£o fiscal/tribut√°ria dos contratos de transfer√™ncia de tecnologia submetidos para averba√ß√£o; os Certificados de Averba√ß√£o/Registro passaram, desde ent√£o, a refletir apenas o valor e o prazo declarados pelas partes, ficando as contratantes respons√°veis pela validade e licitude do contrato e das remessas de pagamento.

Posteriormente, no dia 07 de julho de 2017, o INPI promulgou a Resolu√ß√£o INPI/PR n¬ļ 199, que estabeleceu as novas diretrizes para o exame de transfer√™ncia de tecnologia e de registro de topografia de circuito integrado, transfer√™ncia de tecnologia e franquia, averb√°veis ou registr√°veis no Instituto.

Em linhas gerais, a referida Resolução indicou as regras, formalidades e documentos que devem embasar os requerimentos de averbação ou registro, detalhando como transcorrerão os exames formal e técnico dos contratos. Caso as diretrizes estabelecidas pela Resolução não sejam observadas, o requerimento de averbação poderá sofrer exigências formais e técnicas, podendo, inclusive, resultar no indeferimento e/ ou arquivamento do pedido.

A nova Resolu√ß√£o INPI/PR 199/2017 complementou a Instru√ß√£o Normativa n¬ļ 70/2017, que limitou o poder de interfer√™ncia do INPI e retirou de sua esfera de atua√ß√£o a an√°lise fiscal e cambial dos contratos submetidos √† averba√ß√£o/ registro. Neste sentido, em todos os Certificados passou a constar a seguinte nota informativa: ‚ÄúO INPI n√£o examinou o Contrato √† luz da legisla√ß√£o fiscal, tribut√°ria e de remessa de capital‚ÄĚ.

Em conson√Ęncia com as novas regras do INPI, o BACEN emitiu a Circular n¬ļ 3.857/2017, regulamentando o rito de processo administrativo sancionador para aplica√ß√£o de penalidades, medidas coercitivas e m√©todos para solu√ß√£o de controv√©rsias. Assim, as remessas irregulares de royalties est√£o sujeitas ao processo administrativo sancionador.

Desta forma, n√£o obstante o INPI n√£o mais interfere e nem faz exig√™ncias quanto ao valor e prazo de pagamento dos contratos, permanece a responsabilidade das partes contratantes em respeitar os limites de dedutibilidade fiscal previstos na Portaria do Minist√©rio da Fazenda n¬ļ 436/58 que, no caso de contratos entre empresas com v√≠nculo acion√°rio direto ou indireto, tamb√©m correspondem aos de remessa de pagamento ao exterior.¬†

Regras gerais aplicáveis à transferência de tecnologia no Brasil

Poderão ser levados para a averbação/ registro do INPI contratos cujo objeto sejam a licença de uso de direitos de propriedade industrial. São averbáveis/ registráveis pelo INPI:

Contratos de Exploração de Patentes;

Contratos de Exploração de Desenhos Industriais;

Contratos de Licença de Uso de Marcas;

Contratos de Cess√£o de Patentes, Desenhos Industriais ou Marcas;

Contratos de Fornecimento de Tecnologia (know-how);

Contratos de Assistência Técnica e Científica;

Contratos de Licença de Topografia de Circuito Integrado; e

Contratos de Franquia (Lei 8.955/94).

Tal como apontamos acima, a averbação ou registro de um contrato de transferência de tecnologia no INPI devem ser averbados pelo INPI para as seguintes finalidades:

  1. tornar possível a remessa de pagamentos para o exterior, desde que observadas as regras cambiais e tributárias;
  2. permitir a dedutibilidade fiscal destes pagamentos, desde que observada a legislação tributária; e
  3. produzir efeitos contra terceiros.

Os contratos de transfer√™ncia de tecnologia s√≥ ter√£o efic√°cia em rela√ß√£o a terceiros ap√≥s averba√ß√£o no INPI. A averba√ß√£o destes contratos tem, al√©m da admissibilidade de remessa e dedu√ß√£o fiscal dos royalties ‚Äď na hip√≥tese dos contratos onerosos, os seguintes efeitos:

a) Garantia do direito exclusivo concedido ao licenciado, na hipótese de contratos de licença a título exclusivo; e

b) Legitima√ß√£o do licenciado para figurar como parte em a√ß√Ķes judiciais relativas √† marca e patente, seja isoladamente, seja como litisconsorte do licenciador, se o contrato assim permitir.

Cabe observar que, no regime da lei em vigor, a averbação de contratos de licença de marca ou de patente não constitui condição de eficácia de uso da marca ou da patente por terceiros, desde que o titular possa comprovar que o usuário detém autorização para tanto.

Para partes relacionadas, a remessa de royalties n√£o pode ser superior aos limites de dedutibilidade previstos na Lei do Capital Estrangeiro e na Portaria do Minist√©rio da Fazenda n¬ļ 436/58, que estabelece os limites de dedutibilidade como sendo entre 1% a 5% da receita l√≠quida de venda dos produtos contratuais, dependendo da atividade tecnol√≥gica envolvida.

No caso de licença de uso de marca, o limite de dedutibilidade é de 1% sobre a receita líquida de venda dos produtos contratuais, desde que o uso da marca não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação (inciso II da Portaria MF 436/58). Neste sentido, as autoridades fiscais não permitem a remessa de royalties para o exterior, por licença de uso de marca, se houver concomitantemente uma licença de exploração de patente e/ou um contrato de transferência de tecnologia relacionado aos mesmos produtos.

Com base no artigo 12, ¬ß 3¬ļ da Lei ¬ļ 4.131/62, para os contratos de servi√ßos de assist√™ncia t√©cnica e cient√≠fica e de fornecimento de tecnologia, os limites de remessa e dedutibilidade tamb√©m significam que o contrato n√£o pode ter prazo de vig√™ncia superior a 5 (cinco) anos, contados a partir da introdu√ß√£o de um processo de produ√ß√£o especial, prorrog√°veis por um segundo per√≠odo 5 (cinco) anos, desde que justificada a necessidade de renova√ß√£o do v√≠nculo tecnol√≥gico.

Ademais, conforme a Decis√£o n¬ļ 9 de 28 de junho de 2000 da Secretaria da Receita Federal, permanece a n√£o permiss√£o de pagamentos retroativos nos contratos de transfer√™ncia de tecnologia. Admite-se a retroa√ß√£o somente at√© a data do protocolo do pedido de averba√ß√£o do contrato no INPI, ou seja, os royalties podem somente ser computados a partir dessa data, e remetidos ap√≥s a emiss√£o do respectivo Certificado de Averba√ß√£o ou Registro pelo INPI e posterior registro do contrato no Bacen.

Por fim, acrescida à toda esta mudança, o processo de averbação passou a ser totalmente digital, e não há mais a necessidade de apresentar a via física do contrato ou de quaisquer outros documentos, salvo se expressamente solicitado pelo INPI em exigência.

Apesar de atualmente o INPI estar mais rigoroso quanto aos aspectos formais dos contratos, a recente flexibiliza√ß√£o na an√°lise dos contratos significou uma redu√ß√£o substancial do tempo do processo de averba√ß√£o/ registro dos contratos, visto que a maior parte dos Certificados passou a ser emitido entre 2 e 3 meses ‚Äď metade do tempo que se levava h√° alguns anos atr√°s.

Contratos de Fornecimento de Tecnologia

No Brasil, a Lei da Propriedade Industrial n√£o trouxe nenhuma defini√ß√£o ou crit√©rio espec√≠fico voltado para a prote√ß√£o e defesa de tecnologias n√£o-patenteadas, ressalvada a responsabilidade pelo uso indevido de conhecimentos, informa√ß√Ķes ou dados confidenciais utiliz√°veis na ind√ļstria, com√©rcio ou presta√ß√£o de servi√ßos, que foram enquadrados nos crimes de concorr√™ncia desleal.

Nesse sentido, o INPI tem adotado o entendimento de que os conhecimentos e técnicas que não são amparados por direitos de propriedade intelectual (o know-how) não podem ser proprietárias e, portanto, não podem ser objeto de licenciamento, devendo os seus contratos serem estabelecidos como a aquisição ou mera divulgação de conhecimento.

Tradicionalmente, contratos de fornecimento de tecnologia são definidos no Brasil como qualquer tipo de transação onde uma das partes transfere à outra conhecimento técnico utilizado na fabricação de um produto ou serviço, desde que tal transferência não tenha sido realizada majoritariamente por meio do oferecimento de serviços técnicos.

Nesse sentido, o que auxilia a caracterizar contratos de fornecimento de tecnologia são a entrega de documentos técnicos, como manuais, guias ou desenhos, e a remuneração que, nesses casos, é calculada com base em uma taxa de royalties sobre a venda líquida dos produtos ou serviços desenvolvidos com a tecnologia transferida.

Para partes relacionadas, quaisquer pagamentos por fornecimento de tecnologia devem respeitar os limites de dedu√ß√£o fiscal estabelecidos na Portaria n¬ļ 436/58 do Minist√©rio da Fazenda e na Lei do Capital Estrangeiro, de modo que os royalties n√£o podem ultrapassar o teto de 1% a 5% da receita l√≠quida de vendas dos produtos ou servi√ßos contratuais.

Também com base na Lei do Capital Estrangeiro, quando as partes são relacionadas então os contratos de fornecimento de tecnologia não poderão ter prazo superior a 5 (cinco) anos, podendo, no entanto, este prazo ser estendido por um segundo período de 5 (cinco) anos mediante a aprovação da renovação no INPI e no Bacen.

Por fim, tal como explicado anteriormente, a Decis√£o n¬ļ 9/2000 da Secretaria da Receita Federal estabeleceu que os royalties para contratos de fornecimento de tecnologia s√≥ poder√£o ser computados a partir do protocolo do contrato para registro no INPI. Pagamentos anteriores √† essa data n√£o podem ser computados, independentemente do acordado entre as partes no contrato.

Contratos de Software

No que se refere aos contratos de software, dever√£o ser levados a registro no INPI os casos onde h√° uma transfer√™ncia efetiva de tecnologia para a empresa brasileira, ou seja, quando h√° a aquisi√ß√£o ou cess√£o da documenta√ß√£o completa sobre o software, em especial do c√≥digo-fonte comentado, memorial descritivo, especifica√ß√Ķes funcionais internas, diagramas, fluxogramas ou outros dados t√©cnicos necess√°rios √† absor√ß√£o da tecnologia, para que tais contratos produzam efeitos em rela√ß√£o a terceiros (artigo 11, da Lei de Software ‚Äď n¬ļ 9.609/98). A remessa de royalties decorrentes deste tipo de contrato depende de seu registro no INPI e no Bacen.

Licenças de software não necessitam passar pelo crivo do INPI, podendo suas remessas de royalties serem feitas diretamente através de banco comercial credenciado pelo Bacen.

Tributação

No tocante √† tributa√ß√£o dos contratos de transfer√™ncia de tecnologia, entre empresas nacionais e estrangeiras existe a possibilidade de incid√™ncia, a depender da modalidade contratual: do Imposto de Renda na Fonte (IRF) ‚Äď 15%; da Contribui√ß√£o de Interven√ß√£o no Dom√≠nio Econ√īmico (CIDE) ‚Äď 10%, com possibilidade de cr√©dito nos contratos de licen√ßa de marca e patente; do Imposto sobre a Importa√ß√£o de Servi√ßos (ISS-Importa√ß√£o) ‚Äď al√≠quota m√°xima de 5%; da Contribui√ß√£o para os Programas de Integra√ß√£o Social e de Forma√ß√£o do Patrim√īnio do Servidor P√ļblico incidente na Importa√ß√£o de Produtos Estrangeiros ou Servi√ßos (PIS/PASEP-Importa√ß√£o) ‚Äď 1,65%; da Contribui√ß√£o Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Servi√ßos do Exterior (COFINS-Importa√ß√£o) ‚Äď 7,6%; e do Imposto sobre Opera√ß√Ķes Financeiras (IOF) ‚Äď 0,38%.

A constitucionalidade e a efetiva aplicação de alguns dos tributos acima ainda são questionáveis, e podem ser sujeitas à revisão pelo Poder Judiciário brasileiro.


Autora: Marina Inês Fuzita Karakanian

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