Doing Business in Brazil

4.3. Tecnologia

18/04/19

Um dos pontos de grande interesse no ramo da propriedade intelectual é o tema da tecnologia (não-patenteada), o know-how, visto que o Brasil, como país em franco desenvolvimento, vem continuamente recebendo novas tecnologias advindas do exterior com o intuito de melhor capacitar-se economicamente. É através dos contratos de transferência de tecnologia, que as partes nacional e estrangeira negociam e regulam tais interesses.

Contratos de Transferência/Fornecimento de Tecnologia (FT)

A partir do início da década de 70, a promoção da entrada de tecnologia no Brasil foi localmente regulamentada, nomeando-se o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) como órgão público autorizado a intervir nos contratos de transferência de tecnologia e demais contratos que envolvam direitos de propriedade industrial (i.e., licença de exploração de patente, licença de uso de marca, contrato de franquia, contrato de assistência técnica, etc.).

Por meio da Lei no. 5.648/70 e do Ato Normativo no. 15/75, o INPI adotava posição extremamente intervencionista nos contratos de transferência de tecnologia, que acabavam por tornar os processos de averbação contratual longos, com exigências que eram emitidas através de regras e interpretações próprias deste instituto.

A partir da década de 90, a economia brasileira foi se abrindo, permitindo-se cada vez mais a entrada de novas tecnologias provenientes de países desenvolvidos. Com a Lei no. 8.383/91, artigo 50, tornou-se possível a remessa de pagamentos entre subsidiária e matriz (controlada e controladora) decorrente de contratos de transferência de tecnologia (e demais licenças de propriedade industrial) assinados, averbados pelo INPI e registrados no Banco Central do Brasil (Bacen) posteriormente a 31 de dezembro de 1991. Ainda permanece como não aceita a remessa de pagamentos entre filial e matriz, segundo a legislação brasileira.

Com o advento do Ato Normativo no. 120/93 e da Lei no. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), determinou-se expressamente um posicionamento mais liberal do INPI na averbação/registro de contratos de transferência de tecnologia e licenciamento de direitos de propriedade industrial.

O artigo 211 da Lei 9.279/96 preceituou que os contratos de transferência de tecnologia devem ser averbados pelo INPI com a seguinte finalidade: (i) tornar possível a remessa de pagamentos para o exterior, desde que observadas as regras cambiais e tributárias; (ii) permitir a dedutibilidade fiscal destes pagamentos, desde que observada a legislação tributária; (iii) validade contra terceiros.

Não obstante a competência do INPI estava limitada, por lei, à análise dos aspectos formais e à validade dos direitos de propriedade industrial envolvidos nos processos de averbação/registro dos contratos, este instituto criava regras próprias de interpretação sem aviso prévio, continuando a emitir exigências. Fato este que tornava o procedimento no INPI lento e burocrático.

Assim, com o objetivo de modernizar o sistema de propriedade industrial no Brasil, bem como limitar definitivamente o poder de interferência do INPI nos contratos submetidos à sua averbação, no ano de 2017 foi emitida a Instrução Normativa nº 70, em vigor desde 1º de julho de 2017.

Desde então, os Certificados de Averbação/ Registro passaram a refletir apenas o valor e o prazo declarados pelas partes, ficando as partes contratantes responsáveis pela validade e licitude do contrato ou fatura, bem como das remessas de pagamento.

Posteriormente, no dia 07 de julho de 2017, o INPI promulgou a Resolução INPI/PR nº 199, que estabeleceu as novas diretrizes para o exame de contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia, averbáveis ou registráveis no Instituto.

Em linhas gerais, a referida Resolução indicou as regras, formalidades e documentos que devem embasar os requerimentos de averbação ou registro, detalhando como transcorrerão os exames formal e técnico dos contratos. Caso as diretrizes estabelecidas pela Resolução não sejam observadas, o requerimento de averbação poderá sofrer exigências formais e técnicas, podendo, inclusive, resultar no indeferimento e/ ou arquivamento do pedido.

A nova Resolução INPI/PR 199/2017 complementou a Instrução Normativa nº 70/2017, que limitou o poder de interferência do INPI e retirou de sua esfera de atuação a análise fiscal e cambial dos contratos submetidos à averbação/ registro. Neste sentido, em todos os Certificados passou a constar a seguinte nota informativa: “O INPI não examinou o Contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital”.

Em consonância com as novas regras do INPI, o BACEN emitiu a Circular 3.857/2017, regulamentando o rito de processo administrativo sancionador para aplicação de penalidades, medidas coercitivas e métodos para solução de controvérsias. Assim, as remessas irregulares de royalties estão sujeitas ao processo administrativo sancionador.

Desta forma, não obstante o INPI não mais interferir e nem fazer exigências quanto ao valor e prazo de pagamento dos contratos, permanece a responsabilidade das partes contratantes em respeitar os limites de dedutibilidade fiscal previstos na Portaria do Ministério da Fazenda no. 436/58 que, no caso de contratos entre empresas com vínculo acionário direto ou indireto, tais limites deverão também corresponder aos de remessa de pagamento ao exterior. Do mesmo modo, deverá ser observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, prorrogáveis por mais 5 (cinco) anos, dos contratos de transferência de tecnologia entre partes relacionadas, com base no artigo 12, § 3o. da Lei no. 4.131/62.

Ademais, conforme a Decisão no. 9/2000 da Secretaria da Receita Federal, permanece a não permissão de pagamentos retroativos nos contratos de transferência de tecnologia. Admite-se a retroação somente até a data do protocolo do pedido de averbação do contrato no INPI, ou seja, os royalties podem somente ser computados a partir dessa data, e remetidos após o registro do contrato no Bacen.

Por fim, acrescida à toda esta mudança, o processo de averbação passou a ser totalmente digital, e não há mais a necessidade de apresentar a via física do contrato ou de quaisquer outros documentos, salvo se expressamente solicitado pelo INPI em exigência.

Apesar de atualmente o INPI estar mais rigoroso quanto aos aspectos formais dos contratos, a flexibilização na análise dos contratos significou uma redução substancial do tempo do processo de averbação/ registro dos contratos, visto que a maior parte dos Certificados passou a ser emitido entre 2 e 3 meses – metade do tempo que se levava há alguns anos atrás.

Outros contratos relativos à Propriedade Industrial

Além dos contratos de transferência de tecnologia, deverão ser levados para a averbação/ registro do INPI os contratos cujo objeto seja a licença de uso de direitos de propriedade industrial. São averbáveis/ registráveis pelo INPI:

Contratos de Exploração de Patentes;

Contratos de Uso de Marcas;

Contratos de Aquisição de Conhecimentos Tecnológicos;

Contratos de Prestação de Assistência Técnica e Científica; e

Contratos de Franquia (Lei 8.955/94).

Após a averbação/ registro do respectivo contrato no INPI, faz-se necessário o registro no Bacen para que se torne possível a remessa de royalties para o exterior, bem como a dedutibilidade fiscal desses pagamentos.

Os limites de dedutibilidade fiscal estão previstos na Portaria do Ministério da Fazenda no. 436/58, que variam de 1% a 5% dependendo do produto envolvido. No caso de contratos entre controlada e controladora, estes limites de dedutibilidade serão os mesmos para remessa de royalties, conforme interpretação dada pelo INPI ao artigo 50 da Lei 8.383/91.

No caso de licença de uso de marca, o limite de dedutibilidade é de 1% sobre a receita líquida de venda dos produtos contratuais, desde que o uso da marca não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula de fabricação (inciso II da Portaria MF 436/58). Neste sentido, o INPI não permite a remessa de royalties para o exterior, por licença de uso de marca, se houver concomitantemente uma licença de exploração de patente e/ou um contrato de transferência de tecnologia relacionado aos mesmos produtos.

Os contratos relativos a direitos de propriedade industrial só terão eficácia em relação a terceiros após averbação no INPI. A averbação destes contratos tem, além da admissibilidade de remessa e dedução fiscal dos royalties – na hipótese dos contratos onerosos, os seguintes efeitos:

a) Garantia do direito exclusivo concedido ao licenciado, na hipótese de contratos de licença a título exclusivo; e

b) Legitimação do licenciado para figurar como parte em ações judiciais relativas à marca e patente, seja isoladamente, seja como litisconsorte do licenciador, se o contrato assim permitir.

Cabe observar que, no regime da lei atual, a averbação de contratos de licença de marca ou de patente não constitui condição de eficácia de uso da marca ou da patente por terceiros, desde que o titular possa comprovar que o usuário detém a autorização.

Contratos de Software

No que se refere aos contratos de software, somente os de transferência de tecnologia de programa de computador é que deverão ser levados a registro no INPI, para que produzam efeitos em relação a terceiros (artigo 11, da Lei de Software – no. 9.609/98). Para tornar possível a remessa de royalties decorrentes deste tipo de contrato, faz-se necessária a sua averbação no INPI e registro no Bacen.

Segundo o parágrafo único do artigo 11, da Lei de Software, para o registro de contrato de transferência de tecnologia de programa de computador, é obrigatória a entrega, por parte do fornecedor ao receptor da tecnologia, da documentação completa, em especial do código fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.

Já no tocante às licenças de software, estas não necessitam passar pelo crivo do INPI, podendo suas remessas de royalties ser feitas diretamente através de banco comercial credenciado pelo Bacen.

Tributação

No tocante à tributação dos contratos de transferência de tecnologia e outros relativos à propriedade industrial, entre empresas nacionais e estrangeiras, existe a possibilidade de incidência: do Imposto de Renda na Fonte (IRF) – 15%; da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) – 10% com possibilidade de crédito nos contratos de licença de marca e patente; do Imposto sobre a Importação de Serviços (ISS-Importação) – alíquota máxima de 5%; da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (PIS/PASEP-Importação) – 1,65%; da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (COFINS-Importação) – 7,6% ; do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) – 0,38%.

A constitucionalidade e a efetiva aplicação de alguns dos tributos acima ainda são questionáveis, e podem ser sujeitas à revisão pelo Poder Judiciário brasileiro.


Autora: Marina Inês Fuzita Karakanian

Dannemann Siemsen

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Áreas de atuação: patentes, marcas, desenhos industriais, transferência de tecnologia, licenciamento, franquias empresariais, programas de computador (“software”), nomes empresariais, nomes de domínio e concorrência desleal.