Doing Business in Brazil

4.2. Patente

16/06/20

A Lei de Propriedade Industrial foi alterada com a promulga√ß√£o da Lei no. 9279/96 (LPI), que entrou em vigor em 15 de maio de 1997, passando a garantir a prote√ß√£o de qualquer tipo de inven√ß√£o, j√° que uma s√©rie de proibi√ß√Ķes previstas na legisla√ß√£o anteriormente em vigor foram eliminadas.¬†

Em conformidade com o TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Com√©rcio), as inven√ß√Ķes relacionadas com produtos aliment√≠cios, qu√≠mico-farmac√™uticos, medicamentos, processos de produ√ß√£o baseados em materiais biol√≥gicos, tais como microorganismos, materiais biol√≥gicos e os pr√≥prios microorganismos desde que sejam transg√™nicos, antes n√£o privilegi√°veis, passaram a ser pass√≠veis de prote√ß√£o patent√°ria ap√≥s a promulga√ß√£o da LPI.¬†

A LPI prev√™ ainda algumas exclus√Ķes de mat√©rias que n√£o podem ser patenteadas no Brasil, podendo-se citar, por exemplo, princ√≠pios ou m√©todos comerciais al√©m das t√©cnicas e m√©todos operat√≥rios ou cir√ļrgicos, bem como m√©todos terap√™uticos ou de diagn√≥stico, para aplica√ß√£o no corpo humano ou animal.¬†

4.2.1. Modalidades de patente e requisitos de patenteabilidade 

A legislação brasileira prevê dois tipos de modalidade de patente: Patente de Invenção e Patente de Modelo de Utilidade. 

Para os dois tipos de modalidade é previsto um exame técnico quanto aos seguintes requisitos de patenteabilidade: 

(i) Novidade: quando o invento não está compreendido no estado da técnica. 

(ii) Atividade inventiva e ato inventivo: 

  1. Atividade inventiva no caso das patentes de invenção: A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. 
  2. Ato inventivo no caso de patentes de modelo de utilidade: O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. 

(iii) Aplica√ß√£o industrial: A inven√ß√£o e o modelo de utilidade s√£o considerados suscet√≠veis de aplica√ß√£o industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de ind√ļstria.¬†

Ainda com rela√ß√£o aos requisitos de patenteabilidade, a LPI prev√™ o chamado ‚Äúper√≠odo de gra√ßa‚ÄĚ, segundo o qual √© admitida a divulga√ß√£o da inven√ß√£o antes do dep√≥sito do pedido de patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sem que isto prejudique o requisito de novidade.¬†¬†

Uma vez depositado junto ao INPI, o pedido ficará parado até sua publicação que deverá ocorrer após 18 meses a contar da data de depósito ou, se houver, da data de prioridade, devendo o depositante requerer o exame no prazo de 36 meses do depósito para que o INPI examine o pedido quanto aos requisitos de patenteabilidade emitindo um parecer, uma exigência, deferir ou indeferir o pedido.  

Caso o pedido seja deferido, o depositante deverá pagar uma taxa final para que a Carta-Patente seja expedida, sendo que uma patente de invenção tem vigência de 20 anos e uma patente de modelo de utilidade 15 anos, sempre contados da data de depósito.  

Ainda de acordo com a LPI vigente, o titular deve, a partir do in√≠cio do 3¬ļ ano do dep√≥sito, pagar anuidades, que ser√£o devidas at√© a expira√ß√£o da patente, se concedida.¬†

4.2.2. Proteção conferida pela patente 

A LPI tem uma definição clara no que se refere à infração, e confere ao titular de uma patente o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou mesmo de importar objeto da patente, sendo ainda considerado crime que a utilização de meios equivalentes ao objeto da patente. 

Além desses aspectos, a LPI ainda traz como elementos facilitadores para impedir que terceiros façam uso do objeto da patente a figura da infração indireta. De acordo com essa disposição legal, o titular da patente tem o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos considerados infração de patente. 

Ademais, nos casos de viola√ß√£o de direito da patente de processo, ocorrer√° a invers√£o do √īnus da prova, devendo a parte acusada de infra√ß√£o comprovar que o seu produto foi obtido por processo de fabrica√ß√£o diverso daquele protegido pela patente.¬†

Al√©m das disposi√ß√Ķes previstas em lei, ainda h√° que se comentar que, apesar do n√ļmero ainda reduzido de a√ß√Ķes judiciais envolvendo casos de patentes, a jurisprud√™ncia tem revelado uma tend√™ncia de decis√Ķes em favor do titular da patente, o que torna uma patente um bem valioso nas atividades comerciais no Brasil.¬†

Nesse sentido, no que se refere √†s medidas tomadas pelo titular de uma patente contra um potencial infrator, usualmente, o primeiro passo √© o envio de uma notifica√ß√£o extrajudicial. No que se refere √†s a√ß√Ķes judiciais em si, s√£o previstas medidas na esfera c√≠vel visando em preliminar a absten√ß√£o imediata pelo concorrente em n√£o mais produzir, vender, importar e expor material que viole os direitos patent√°rios do titular, bem como a condena√ß√£o no pagamento de indeniza√ß√£o por perdas e danos, al√©m de a√ß√£o na esfera criminal visando a condena√ß√£o dos infratores por crime contra a propriedade industrial.¬†

Um aspecto a ser considerado no que se refere √†s infra√ß√Ķes de patentes no Brasil, est√° no fato de que a LPI prev√™ algumas exce√ß√Ķes aos direitos dos titulares de patentes, sendo permitido: o uso em car√°ter privado e sem finalidade comercial; uso com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas cient√≠ficas ou tecnol√≥gicas; a prepara√ß√£o de medicamento de acordo com prescri√ß√£o m√©dica para casos individuais; e no caso de patentes relacionadas com mat√©ria viva, utilizar, sem finalidade econ√īmica, o produto patenteado como fonte inicial de varia√ß√£o ou propaga√ß√£o para obter outros produtos.¬†

4.2.3. Licença compulsória 

A LPI ainda prev√™ a possibilidade de obten√ß√£o de licen√ßa compuls√≥ria de uma patente quando uma das seguintes situa√ß√Ķes ficar caracterizada:¬†

(i) O titular exercer os direitos conferidos pela patente de maneira abusiva; 

(ii) O titular cometer abuso de poder econ√īmico;¬†

(iii) O objeto da patente não for explorado no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, por falta de uso integral do processo patenteado, devendo a licença neste caso ser requerida após decorridos três anos da concessão da patente;  

(iv) A comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado; 

(v) Ficar configurada a dependência de patente; 

(vi) Emergência nacional; 

(vii) Interesse p√ļblico.¬†

No que se refere aos itens (i) e (ii), caber√° ao requerente da licen√ßa compuls√≥ria o √īnus da prova do abuso cometido pelo titular da patente.¬†

Com rela√ß√£o ao item (iii), a LPI prev√™ que, em caso de inviabilidade econ√īmica, a fabrica√ß√£o local poder√° ser substitu√≠da por importa√ß√£o do produto patenteado, abrindo, no entanto, a possibilidade de importa√ß√£o paralela por parte de terceiros.¬†

Ainda com rela√ß√£o ao item (iii), h√° que se observar que, dependendo da interpreta√ß√£o, a LPI pode ou n√£o estar totalmente em conformidade com as determina√ß√Ķes do TRIPS, j√° que este Tratado determina que ‚Äúos direitos patent√°rios ser√£o usufru√≠veis sem discrimina√ß√£o quanto ao local de inven√ß√£o, quanto a seu setor tecnol√≥gico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente‚ÄĚ.¬†¬†

De outro lado, uma outra forma de interpreta√ß√£o dessa mesma quest√£o √© baseada nas determina√ß√Ķes da CUP, que define que ‚ÄúCada pa√≠s da Uni√£o ter√° a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concess√£o de licen√ßas obrigat√≥rias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exerc√≠cio do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de explora√ß√£o‚ÄĚ. Assim, tendo em vista que a CUP prev√™ a possibilidade de licen√ßa compuls√≥ria por falta de explora√ß√£o, e o fato de que o TRIPS determina que o artigo da CUP citado anteriormente deve ser respeitado pelos membros deste Tratado, pode-se entender que n√£o h√° incompatibilidades da LPI nesse aspecto.¬†

No que se refere ao item (iv), é previsto que mesmo que o titular explore o objeto da patente, estará sujeito à licença compulsória quando não satisfizer às necessidades do mercado, podendo tal licença ser requerida após três anos contados da concessão da patente.  

Nos casos de dependência de patente conforme item (v), o objeto da segunda patente deverá constituir substancial progresso técnico em relação à primeira patente, sendo prevista a possibilidade de licença cruzada caso a licença compulsória venha ser concedida ao titular da segunda patente com base na dependência de patentes. 

Com rela√ß√£o √†s possibilidades previstas nos itens (vi) e (vii), tendo em vista que a LPI n√£o traz uma defini√ß√£o clara do que vem a ser ‚Äúinteresse ou emerg√™ncia nacional‚ÄĚ, tal quest√£o foi regulamentada pelo Decreto n¬ļ 3201 de 06.10.1999, suplementado pelo Decreto n¬ļ 4.830 de 04.09.2003.¬†

Segundo esse Decreto, fica regulamentado que uma patente pode ser licenciada compulsoriamente nos casos de emerg√™ncia nacional ou interesse p√ļblico, neste √ļltimo caso apenas para uso p√ļblico n√£o-comercial, desde que assim declarados pelo Poder P√ļblico, quando constatado que o titular da patente, diretamente ou atrav√©s de licenciado, n√£o atende a essas necessidades.¬†¬†

Ainda no que se refere a esse Decreto, h√° que se comentar que nos casos em que a licen√ßa compuls√≥ria for concedida, nos casos onde se mostre invi√°vel a fabrica√ß√£o do objeto da patente por terceiro, ou pela Uni√£o, poder√° esta realizar a importa√ß√£o do produto objeto da patente dando-se prefer√™ncia ao produto que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com seu consentimento. Tendo em vista que tal medida abre a possibilidade de importa√ß√£o de produtos fabricados por terceiros (presumivelmente de pa√≠ses onde n√£o existe prote√ß√£o patent√°ria), e tal possibilidade extrapola as determina√ß√Ķes previstas na LPI, poderia este Decreto ser contestado judicialmente por inconstitucionalidade.¬†

Ainda segundo esse Decreto, fica prevista a obrigatoriedade de o titular transmitir as informa√ß√Ķes necess√°rias e suficientes √† efetiva reprodu√ß√£o do objeto protegido e os demais aspectos t√©cnicos aplic√°veis ao caso sob pena de nulidade de patente. Tal medida, no entanto, n√£o √© prevista na LPI, de modo que esta obrigatoriedade tamb√©m pode ser question√°vel judicialmente.¬†¬†

O √ļnico caso de efetiva obten√ß√£o de licen√ßa compuls√≥ria data de 04.05.2007, quando o Governo brasileiro – fundamentado no Decreto n¬ļ 3201 – emitiu um novo Decreto n¬ļ 6.108, concedendo licenciamento compuls√≥rio, por interesse p√ļblico, de patentes referentes ao medicamento Efavirenz da empresa Merck Sharp & Dohme.¬†

De acordo com esse decreto, duas patentes nos PP1100250-6 e PI9608839-7 (ambas j√° extintas), foram compulsoriamente licenciadas sem exclusividade e para fins de uso p√ļblico n√£o-comercial, no √Ęmbito do Programa Nacional de DST/Aids por um prazo de vig√™ncia cinco anos, podendo ser prorrogado por at√© igual per√≠odo, fixando um valor de royalties em 1,5% sobre o custo do medicamento produzido e acabado pelo Minist√©rio da Sa√ļde, podendo o medicamento ainda ser importado, se necess√°rio.¬†

Ainda, ainda no campo das patentes de farmac√™utica, conforme estabelecido no artigo 229-C da LPI, a concess√£o de patentes para produtos e processos farmac√™uticos depende da aprova√ß√£o pela Ag√™ncia Nacional de Vigil√Ęncia Sanit√°ria (ANVISA).

Em vista disso, pedidos de patente no campo da farmacêutica são primeiramente avaliadas pela ANVISA e, em seguida, se aprovadas, enviadas para exame posterior pelo INPI. De outro lado, caso a ANVISA negue a aprovação, os pedidos são arquivados sem sequer serem examinados pelo INPI. Segundo regras atualmente em vigor, patentes neste campo tecnológico são processadas da seguinte maneira:

  • O consentimento pr√©vio para pedidos de patentes farmac√™uticas relacionados a assuntos que representam um risco √† sa√ļde humana s√£o negados;

 

  • Pedidos de patentes farmac√™uticas relacionados a uma subst√Ęncia ou destino terap√™utico considerados estrat√©gicos para o Sistema √önico de Sa√ļde (SUS), listados na Portaria n¬ļ 3089/2013 do Minist√©rio da Sa√ļde, ser√£o submetidos a an√°lise substantiva de patentes pela ANVISA com base em as disposi√ß√Ķes da nossa atual Lei de PI (exame substantivo dos requisitos de patenteabilidade); e

 

  • Pedidos de patente farmac√™utica n√£o relacionado a uma subst√Ęncia proibida, e a uma subst√Ęncia ou destino terap√™utico estrat√©gico para o SUS n√£o ser√£o submetidos a exame substantivo de patenteabilidade pela ANVISA.

 

Por fim, de acordo com a Lei brasileira N¬ļ 13.123 / 2015, qualquer pesquisa ou desenvolvimento tecnol√≥gico baseado em Patrim√īnio Gen√©tico Brasileiro e tamb√©m em conhecimento tradicional associado est√° sujeito a autoriza√ß√£o governamental que deve ser obtida antes do acesso em si.

Nesse contexto, ao depositar pedidos de patente, o titular do pedido deve informar se a inven√ß√£o fez uso do Patrim√īnio Gen√©tico Brasileiro e / ou o conhecimento tradicional associado, desde que tenha sido realizado a partir de 30 de junho de 2000, caso n√£o o tenha feito na ocasi√£o do dep√≥sito, dever√° faz√™-lo em resposta a uma exig√™ncia emitida pelo INPI, dando um prazo de 60 dias para manifesta√ß√£o do depositante.

4.2.4. Medidas para diminuir o atraso no exame de pedidos de patente

Em 9 de julho de 2019, o INPI publicou as Resolu√ß√Ķes 240/19 e 241/19, que tem o prop√≥sito de implementar o Plano de Combate ao Backlog, segundo o qual √© pretendido reduzir drasticamente o backlog de patentes at√© o final de 2021. Est√£o aptos ao exame ao Plano, pedidos de patente depositados at√© 31.12.2016.

Segundo regras deste Plano, o INPI implementou um procedimento simplificado de exame de pedidos de patentes ainda não submetidos a exame, baseando-se em relatórios de busca emitidos por outro escritório de patentes no exterior. Para esses casos, não são realizadas buscas adicionais do estado da técnica. Para pedidos de patente sem um relatório de busca no exterior, um relatório de busca é emitido. 

Em ambos casos, os depositantes t√™m a oportunidade de emendar o pedido de patente, a fim de superar qualquer anterioridade relevante e/ou apresentar argumentos sobre a patenteabilidade. As regras de exame permanecem inalteradas sendo vedadas emendas que ampliem o escopo das reivindica√ß√Ķes, bem como a apresenta√ß√£o de novas categorias de reivindica√ß√Ķes ap√≥s o requerimento de exame. Caso as emendas e argumentos sejam considerados adequados pelo examinador, o pedido √© deferido. O prazo para responder √†s exig√™ncias preliminares √© de 90 dias e a falta de resposta resulta no arquivamento definitivo do pedido de patente.

Desde o seu início, o Plano de Combate ao Backlog reduziu em mais de 38 mil, de um total de 147.743 processos aptos ao procedimento simplificado, mostrando-se uma medida de muito sucesso e que irá drasticamente reduzir o prazo esperado para a concessão de patentes no Brasil.

Paralelamente o INPI possui procedimento de exame priorit√°rio para pedidos de patente em diversas motiva√ß√Ķes, tal como pedidos de depositantes pessoa f√≠sica com idade igual ou superior a 60 anos, em caso de viola√ß√£o por terceiros, processos relacionados com tecnologias verdes, entre outras raz√Ķes. O programa Patent Prosecution Highway (PPH) tamb√©m est√° dispon√≠vel para diversos escrit√≥rios de patentes no exterior.

4.2.5. Registros de Desenho Industrial 

A LPI assegura ao autor o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade da ‚Äúforma pl√°stica ornamental de um objeto‚ÄĚ que proporciona ‚Äúresultado visual novo e original na sua configura√ß√£o externa e que possa servir de tipo de fabrica√ß√£o industrial‚ÄĚ.¬†¬†

Os registros de desenho industrial são expedidos sem exame quanto aos requisitos de registrabilidade em poucos meses, em média de 6 a 12 meses, após o depósito e tem uma vigência de até um máximo de 25 anos. 

Uma vez registrado o desenho industrial, o titular já pode fazer valer os seus direitos, entrando inclusive em juízo contra eventuais infratores. Entretanto, tendo em vista que o registro é concedido sem exame, é recomendável que após a concessão do registro se requeira ao INPI a realização do referido exame oficial. Com a obtenção de um parecer favorável emitido após o término do exame (é finalizado em cerca de 1 a 2 meses), a situação do titular perante os infratores é consideravelmente fortalecida.  

Tendo em vista a celeridade com que os casos de Registro de Desenho Industrial têm sido concedidos e analisados, a proteção dos produtos no Brasil nessa categoria mostra ser uma excelente ferramenta competitiva. 


Autor: Frank Fischer

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