Doing Business in Brazil

4.1. Marca

12/06/20

Sinais passíveis de registro como marca

De acordo com a Lei de Propriedade Industrial Brasileira (LPI) РLei 9.279/1996 Рsão susceptíveis de registro como marca os sinais distintivos, visualmente perceptíveis, utilizados para identificar a origem de determinados produtos ou serviços.

No Brasil, portanto, sinais acessíveis apenas para os sentidos da audição, olfato, gustação e tato, não podem ser protegidos como marca.

Al√©m disso,¬† n√£o podem ser registrados como marca sinais que reca√≠rem em qualquer das proibi√ß√Ķes legais contidas no artigo 124 da j√° mencionada lei, tais como, sinais contr√°rios √† moral e aos bons costumes; reprodu√ß√£o ou imita√ß√£o de elemento caracter√≠stico de t√≠tulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros; sinal de car√°ter gen√©rico, necess√°rio, comum, vulgar ou simplesmente descritivo do produto ou servi√ßo a distinguir; sinal ou express√£o usada apenas como meio de propaganda; reprodu√ß√£o ou imita√ß√£o de marca alheia registrada; etc.¬†

Modalidades de registros de marcas

As marcas no Brasil podem ser registradas das seguintes formas: (i) nominativa (apenas palavras); (ii) mista (desenho e palavra ou letras estilizadas); (iii) figurativa (apenas desenho); e (iv) tridimensional (desenho em tr√™s dimens√Ķes ‚Äď exemplo: formato do produto ou embalagem).

Requerente do registro de marca

O depositante da marca, que pode ser pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, deve comprovar que exerce, lícita e efetivamente, de modo direto ou através de empresas que controle direta ou indiretamente, a atividade para a qual é reivindicada a proteção dos bens ou serviços a serem identificados pela marca. Tal condição deve ser declarada no próprio requerimento do pedido de registro.

Direito de prioridade 

No caso de marca a ser depositada no Brasil que já tenha sido requerida em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, poderá lhe ser assegurada o direito de prioridade, desde que cumpridos os prazos estabelecidos no acordo.

Conforme preceitua o artigo 4 da Convenção da União de Paris (CUP), da qual o Brasil é também signatário, o prazo para requerer a prioridade é de seis meses no caso de marca. Desta forma, é assegurado ao titular da marca a data de depósito no país de origem, sendo que qualquer fato ocorrido dentro deste prazo (entre o depósito original e o depósito no país onde se requer a prioridade), não impedirá o seu registro no Brasil.

A reivindicação de prioridade será feita e comprovada da forma prevista no artigo 127 e parágrafos da LPI.

Proteção conferida pelo registro de marca 

Como via de regra, as marcas são protegidas em determinadas classes de produtos e serviços e, pelo Princípio da Especialidade das Marcas, é possível a convivência de marcas semelhantes e até mesmo idênticas para identificar produtos ou serviços totalmente distintos, visto que a proteção das marcas se esgota nas fronteiras de suas atividades.

Neste sentido, vale ressalvar que especialmente quanto à marca de alto renome, lhe é assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade no território nacional, de acordo com o artigo 125 da LPI.

O referido artigo 125 da LPI √© regulamentado pela Resolu√ß√£o INPI/PR 107/2013, com as altera√ß√Ķes trazidas pela Resolu√ß√£o INPI/PR 172/2016.

De acordo com as referidas Resolu√ß√Ķes, para que uma marca seja reconhecida como de alto renome, seu titular deve requerer tal declara√ß√£o atrav√©s de peti√ß√£o protocolada perante o INPI comprovando estarem preenchidos os seguintes requisitos:

  1. Reconhecimento da marca por ampla parcela do p√ļblico brasileiro em geral;
  2. Qualidade, reputa√ß√£o e prest√≠gio que o p√ļblico brasileiro em geral associa √† marca e aos produtos ou servi√ßos por ela assinalados; e

III. Grau de distintividade e exclusividade do sinal marc√°rio em quest√£o.

As pr√≥prias Resolu√ß√Ķes recomendam que os requisitos I e II, acima, sejam comprovados atrav√©s de pesquisa de mercado de abrang√™ncia nacional, com pessoas de todas as regi√Ķes e classes sociais, dentre outros documentos.

A concess√£o do status de alto renome a uma marca durar√° pelo prazo de 10 (dez) anos. Durante o √ļltimo ano de vig√™ncia do status de alto renome, o titular da marca poder√° encaminhar um novo requerimento ao INPI com provas atualizadas do preenchimento dos requisitos antes mencionados.

Já a marca notoriamente conhecida também goza de proteção especial, mas apenas em seu ramo de atividade e independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil, nos termos do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), bem como do artigo 6 bis (I), da Convenção da União de Paris (CUP).   

O Brasil adota o sistema atributivo de prote√ß√£o da marca, isto √©, a sua propriedade, bem como o seu direito de uso exclusivo no territ√≥rio nacional, adquire-se somente pelo registro validamente expedido, atrav√©s do Instituto Nacional da Propriedade Industrial ‚Äď INPI. O titular de um pedido de registro det√©m mera expectativa de direito, entretanto, √© claro que este gozar√° do direito de anterioridade, visto que no exame do INPI √© levado em considera√ß√£o aquele que primeiro requereu registro, contando-se o dia, hora, etc.¬†

Vale notar, entretanto, que a LPI prevê ainda o direito de precedência (artigo 129, § 1o.), segundo o qual aquele que de boa-fé usava no País, na data da prioridade ou do depósito de terceiro, marca idêntica ou semelhante para identificar produtos ou serviços idênticos ou afins, há pelo menos seis meses, pode fazer prevalecer o seu direito de uso anterior.

A proteção do registro de marca no Brasil vale por 10 (dez) anos, contados da sua concessão, prorrogáveis por sucessivos períodos de dez anos, infinitamente.

Ao titular do registro de marca e ao depositante ainda é assegurado o direito de (i) ceder seu registro ou pedido de registro, (ii) licenciar seu uso e (iii) zelar pela sua integridade material ou reputação, nos termos do artigo 130, incisos I, II e III da LPI.

Necessidade de uso da marca registrada

A simples concess√£o do registro de marca pode n√£o significar tranquilidade ou direitos inating√≠veis e imut√°veis, ainda que a concess√£o tenha ocorrido sem qualquer v√≠cio que pudesse torn√°-lo nulo. √Č que o titular de um registro de marca no Brasil tem o prazo de cinco anos contados da data de sua concess√£o para iniciar o seu uso, sendo que, ap√≥s tal per√≠odo, o registro fica sujeito a um processo administrativo de caducidade, que visa a extin√ß√£o do registro pela falta de uso. Nesse caso, o titular dever√° comprovar o uso da marca ou justificar seu desuso por raz√Ķes leg√≠timas para manter vigente seu registro. Importante ressaltar que a marca deve ser usada da maneira que o seu registro foi concedido.

Ainda que iniciado o uso da marca após o prazo mencionado acima, caso este seja interrompido por cinco anos consecutivos, o registro estará sujeito a ser declarado caduco. O processo de caducidade pode ser instaurado por terceiro com legítimo interesse. 

De acordo com a nota técnica do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame (CPAPD) do INPI n. 01/2018, publicada em 03 de julho de 2018, qualquer comprovação de uso da marca, durante os cinco anos correspondentes ao período de investigação, será suficiente para evitar a declaração de caducidade, independentemente da quantidade de provas apresentadas.

Tanto o titular do registro quanto eventual licenciado poder√° comprovar o uso efetivo da marca, a fim de evitar que esta seja declarada caduca.

Protocolo de Madri

Em 02 de outubro de 2019 o Brasil passou a fazer parte do Protocolo de Madri, que disp√Ķe sobre o pedido de registro internacional de marcas. Com a ades√£o do Brasil ao referido Protocolo, os nacionais passaram a estar aptos a requerer prote√ß√£o de marca no exterior, atrav√©s de um √ļnico pedido de registro internacional, indicando os pa√≠ses de interesse, membros do Protocolo de Madri. Da mesma forma, os estrangeiros passaram a ter mais uma via de op√ß√£o para requerer a prote√ß√£o de suas marcas no Brasil.

A Resolu√ß√£o PR 247/2019 do INPI disp√Ķe sobre o registro de marca no √Ęmbito do Protocolo de Madri.

Com a ades√£o do Brasil ao Protocolo de Madri tornou-se necess√°rio harmonizar os procedimentos de registro de marca pela via nacional e designa√ß√Ķes recebidas do exterior pela via do Protocolo de Madri, pelo que foram institu√≠dos no Brasil os sistemas de cotitularidade de marcas e de registro multiclasse, como ser√° mencionado a seguir.

Cotitularidade de marcas

A Resolu√ß√£o PR 245/2019 (com reda√ß√£o alterada pela Resolu√ß√£o 256/2020) disp√Ķe sobre o sistema de cotitularidade de marcas que permitir√° a anota√ß√£o de mais de um titular ou requerente por registro ou pedido de registro de marca.

O regime de cotitularidade de marca ainda não está disponível para pedidos feitos pela via nacional, o que somente deverá ocorrer após a emissão de ato do INPI com o propósito de dar início ao referido regime, conforme artigo primeiro da Resolução 256/2020.

Sistema Multiclasse 

A Resolu√ß√£o PR 248/2019 (com reda√ß√£o alterada pela Resolu√ß√£o 257/2020) disp√Ķe sobre o registro de marca sob o sistema de multiclasse, ou seja, a possibilidade de reivindicar mais de uma classe de produtos/servi√ßos em um √ļnico pedido de registro.¬†

No momento ainda não está disponível o sistema para requerimento de registro de marca multiclasse no Brasil, pela via nacional, vez que se aguarda a emissão de ato pelo INPI estipulando a data de início, conforme artigo primeiro da Resolução 257/2020.

Divis√£o de registros e pedidos de registro de marcas

Em consequ√™ncia da possibilidade que passar√° a existir de pedidos de registro de marca multiclasse tamb√©m pela via nacional, dever√° ser permitida, tamb√©m, a divis√£o de registros e pedidos de registro de marcas, conforme disp√Ķe a Resolu√ß√£o do INPI PR 244/19, com reda√ß√£o alterada pela Resolu√ß√£o PR 258/2020.

A referida Resolução entrará em vigor em 14 de setembro de 2020.

Licença de uso de marcas

No tocante à licença de uso de marca, esta pode ser celebrada pelo titular de registro ou o depositante de pedido de registro, investindo o licenciado de todos os poderes para agir em defesa da marca. Esta licença deverá ser averbada no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. Entretanto, é importante notar que, segundo a LPI, para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisa estar averbado no INPI.

Crimes contra o registro de marca 

Vale destacar que no Brasil as marcas est√£o protegidas n√£o s√≥ na esfera c√≠vel, mas tamb√©m na esfera criminal, em que sua viola√ß√£o sujeita os infratores a penas que podem variar de 1 (um) m√™s a 1 (um) ano de pris√£o, conforme disp√Ķem os artigos 189 e 190 da LPI.

São condutas criminosas sujeitas às penas previstas na mencionada LPI:

  • Reproduzir, sem autoriza√ß√£o do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imit√°-la, de modo que possa induzir confus√£o;
  • Alterar marca registrada de outrem j√° aposta em produto colocado no mercado; e
  • Importar, exportar, vender, oferecer ou expor √† venda, ocultar ou ter em estoque (i) produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem no todo ou em parte, (ii) produto de sua ind√ļstria ou com√©rcio contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca leg√≠tima de outrem.

Indica√ß√Ķes Geogr√°ficas

√Č importante notar, ainda, que a Lei de Propriedade Industrial brasileira prev√™ a prote√ß√£o das indica√ß√Ķes geogr√°ficas, quais sejam, a indica√ß√£o de proced√™ncia ou a denomina√ß√£o de origem.¬†

Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de local que tenha se tornado conhecido pela extração, fabricação ou produção de determinado produto, ou prestação de determinado serviço.

De outro lado, considera-se denominação de origem o nome geográfico que se tornou conhecido também pela extração, fabricação ou produção de determinado produto, ou prestação de determinado serviço, mas cujos fatores humanos e naturais deste local influíram na qualidade ou característica do produto ou serviço.


Autoras: Ana Carolina Lee Barbosa e Marina Inês Fuzita Karakanian

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