Doing Business in Brazil

4.1. Marca

01/10/18

Sinais passíveis de registro como marca

De acordo com a Lei de Propriedade Industrial Brasileira (LPI) – Lei 9.279/1996 – são susceptíveis de registro como marca os sinais distintivos, visualmente perceptíveis, utilizados para identificar a origem de determinados produtos ou serviços.

No Brasil, portanto, sinais acessíveis apenas para os sentidos da audição, olfato, gustação e tato, não podem ser protegidos como marca.

Além disso, não podem ser registrados como marca sinais que recaírem em qualquer das proibições legais contidas no artigo 124 da já mencionada lei, tais como, sinais contrários à moral e aos bons costumes; reprodução ou imitação de elemento característico de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros; sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo do produto ou serviço a distinguir; sinal ou expressão usada como meio de propaganda; reprodução ou imitação de marca alheia registrada; etc.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é a autarquia federal responsável pelo registro de marcas no Brasil.

Modalidades de registros de marcas

As marcas no Brasil podem ser registradas das seguintes formas: (i) nominativa (apenas palavras); (ii) mista (desenho e palavra ou letras estilizadas); (iii) figurativa (apenas desenho); e (iv) tridimensional (desenho em três dimensões – exemplo: formato do produto ou embalagem.

Possíveis finalidades das marcas  

De acordo com o artigo 123 da LPI, as marcas podem ter três finalidades, quais sejam:

(i) distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa – marcas de produto ou serviço;

(ii) atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada – marcas de certificação; e

(iii) identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade – marcas coletivas.

Requerente do registro de marca

O depositante da marca, que pode ser pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, deve comprovar que exerce, lícita e efetivamente, de modo direto ou através de empresa que controle direta ou indiretamente, a atividade para a qual é reivindicada a proteção dos bens ou serviços a serem identificados pela marca. Tal condição deve ser declarada no próprio requerimento do pedido de registro.

Direito de prioridade 

No caso de pedido de registro de marca a ser depositado no Brasil que já tenha sido requerido em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, poderá lhe ser assegurado o direito de prioridade, desde que cumpridos os prazos estabelecidos no acordo.

Conforme preceitua o artigo 4 da Convenção da União de Paris (CUP), da qual o Brasil é também signatário, o prazo para requerer a prioridade é de seis meses no caso de marca. Desta forma, é assegurado ao titular da marca a data de depósito no país de origem, sendo que qualquer fato ocorrido dentro deste prazo (entre o depósito original e o depósito no país onde se requer a prioridade), não impedirá o seu registro no Brasil.

A reivindicação de prioridade será feita e comprovada da forma prevista no artigo 127 e parágrafos da LPI.

Proteção conferida pelo registro de marca 

Como via de regra, as marcas são protegidas em determinadas classes de produtos e serviços e, pelo Princípio da Especialidade das Marcas, é possível a convivência de marcas semelhantes e até mesmo idênticas para identificar produtos ou serviços totalmente distintos, visto que a proteção das marcas esgota-se nas fronteiras de suas atividades.

Neste sentido, vale ressalvar que especialmente quanto à marca de alto renome, lhe é assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade no território nacional, de acordo com o artigo 125 da LPI.

O referido artigo 125 da LPI é regulamentado pela Resolução INPI/PR 107/2013, com as alterações trazidas pela Resolução INPI/PR 172/2016.

Já a marca notoriamente conhecida também goza de proteção especial, mas apenas em seu ramo de atividade e independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil, nos termos do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), bem como do artigo 6 bis (I), da Convenção da União de Paris (CUP).

O Brasil adota o sistema atributivo de proteção da marca, isto é, a sua propriedade, bem como o seu direito de uso exclusivo no território nacional, adquire-se somente pelo registro validamente expedido, através do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. O titular de um pedido de registro detém mera expectativa de direito, entretanto, é claro que este gozará do direito de anterioridade, visto que no exame do INPI é levado em consideração aquele que primeiro requereu o registro, contando-se o dia, hora, etc.

Vale notar, entretanto, que a LPI prevê ainda o direito de precedência (artigo 129, § 1o.), segundo o qual aquele que de boa-fé usava no País, na data da prioridade ou do depósito de terceiro, marca idêntica ou semelhante para identificar produtos ou serviços idênticos ou afins, há pelo menos seis meses, pode fazer prevalecer o seu direito de uso anterior.

A proteção do registro de marca no Brasil vale por 10 (dez) anos, contados da sua concessão, prorrogáveis por sucessivos períodos de dez anos, infinitamente.

Ao titular do registro de marca e ao depositante ainda é assegurado o direito de (i) ceder seu registro ou pedido de registro, (ii) licenciar seu uso e (iii) zelar pela sua integridade material ou reputação, nos termos do artigo 130, incisos I, II e III da LPI.

Necessidade de uso da marca registrada

A simples concessão do registro de marca pode não significar tranquilidade ou direitos inatingíveis e imutáveis, ainda que a concessão tenha ocorrido sem qualquer vício que pudesse torná-lo nulo. É que o titular de um registro de marca no Brasil tem o prazo de cinco anos contados da data de sua concessão para iniciar o seu uso, sendo que, após tal período, não iniciada ou comprovada a sua utilização, poderá ser sujeitado a um processo administrativo de caducidade, que visa a extinção do registro pela falta de uso. Importante ressaltar que a marca deve ser usada da maneira que o seu registro foi concedido.

Ainda que iniciado o uso da marca após o prazo mencionado acima, caso este seja interrompido por cinco anos consecutivos, o registro estará sujeito a ser declarado caduco. O processo de caducidade pode ser instaurado por terceiro com legítimo interesse.

De acordo com a nota técnica do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame (CPAPD) do INPI n. 01/2018, publicada em 03 de julho de 2018, qualquer comprovação de uso da marca, durante os cinco anos correspondentes ao período de investigação, será suficiente para evitar a declaração de caducidade, independentemente da quantidade de provas apresentadas.
Tanto o titular do registro quanto eventual licenciado poderá comprovar o uso efetivo da marca, a fim de evitar que esta seja declarada caduca.

Licença de uso de marcas

No tocante à licença de uso de marca, esta pode ser celebrada pelo titular de registro ou o depositante da marca, investindo o licenciado de todos os poderes para agir em defesa da marca. Esta licença deverá ser averbada no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. Entretanto, é importante notar que, segundo a LPI, para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisa estar averbado no INPI.

Crimes contra o registro de marca 

Vale destacar que no Brasil as marcas estão protegidas não só na esfera cível, mas também na esfera criminal, em que a sua violação sujeita os infratores a penas que podem variar de 1 (um) mês a 1 (um) ano de prisão, conforme dispõem os artigos 189 e 190 da LPI.

São condutas criminosas sujeitas às penas previstas na mencionada LPI:

  • Reproduzir, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imitá-la, de modo que possa induzir confusão;
  • Alterar marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado;
  • Importar, exportar, vender, oferecer ou expor à venda, ocultar ou ter em estoque (i) produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem no todo ou em parte, (ii) produto de sua indústria ou comércio contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Indicações Geográficas

É importante notar, ainda, que a Lei de Propriedade Industrial brasileira, prevê a proteção das indicações geográficas, quais sejam, a indicação de procedência e a denominação de origem.

Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de local que tenha se tornado conhecido pela extração, fabricação ou produção de determinado produto, ou prestação de determinado serviço.

De outro lado, considera-se denominação de origem o nome geográfico que se tornou conhecido também pela extração, fabricação ou produção de determinado produto, ou prestação de determinado serviço, mas cujos fatores humanos e naturais deste local influíram na qualidade ou característica do produto ou serviço.

Autoras: Ana Carolina Lee Barbosa e Marina Inês Fuzita Karakanian

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Áreas de atuação: patentes, marcas, desenhos industriais, transferência de tecnologia, licenciamento, franquias empresariais, programas de computador (“software”), nomes empresariais, nomes de domínio e concorrência desleal.