Doing Business in Brazil

4.1. Marca

12/06/20

Sinais passíveis de registro como marca

De acordo com a Lei de Propriedade Industrial Brasileira (LPI) – Lei 9.279/1996 – são susceptíveis de registro como marca os sinais distintivos, visualmente perceptíveis, utilizados para identificar a origem de determinados produtos ou serviços.

No Brasil, portanto, sinais acessíveis apenas para os sentidos da audição, olfato, gustação e tato, não podem ser protegidos como marca.

Além disso,  não podem ser registrados como marca sinais que recaírem em qualquer das proibições legais contidas no artigo 124 da já mencionada lei, tais como, sinais contrários à moral e aos bons costumes; reprodução ou imitação de elemento característico de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros; sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo do produto ou serviço a distinguir; sinal ou expressão usada apenas como meio de propaganda; reprodução ou imitação de marca alheia registrada; etc. 

Modalidades de registros de marcas

As marcas no Brasil podem ser registradas das seguintes formas: (i) nominativa (apenas palavras); (ii) mista (desenho e palavra ou letras estilizadas); (iii) figurativa (apenas desenho); e (iv) tridimensional (desenho em três dimensões – exemplo: formato do produto ou embalagem).

Requerente do registro de marca

O depositante da marca, que pode ser pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, deve comprovar que exerce, lícita e efetivamente, de modo direto ou através de empresas que controle direta ou indiretamente, a atividade para a qual é reivindicada a proteção dos bens ou serviços a serem identificados pela marca. Tal condição deve ser declarada no próprio requerimento do pedido de registro.

Direito de prioridade 

No caso de marca a ser depositada no Brasil que já tenha sido requerida em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, poderá lhe ser assegurada o direito de prioridade, desde que cumpridos os prazos estabelecidos no acordo.

Conforme preceitua o artigo 4 da Convenção da União de Paris (CUP), da qual o Brasil é também signatário, o prazo para requerer a prioridade é de seis meses no caso de marca. Desta forma, é assegurado ao titular da marca a data de depósito no país de origem, sendo que qualquer fato ocorrido dentro deste prazo (entre o depósito original e o depósito no país onde se requer a prioridade), não impedirá o seu registro no Brasil.

A reivindicação de prioridade será feita e comprovada da forma prevista no artigo 127 e parágrafos da LPI.

Proteção conferida pelo registro de marca 

Como via de regra, as marcas são protegidas em determinadas classes de produtos e serviços e, pelo Princípio da Especialidade das Marcas, é possível a convivência de marcas semelhantes e até mesmo idênticas para identificar produtos ou serviços totalmente distintos, visto que a proteção das marcas se esgota nas fronteiras de suas atividades.

Neste sentido, vale ressalvar que especialmente quanto à marca de alto renome, lhe é assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade no território nacional, de acordo com o artigo 125 da LPI.

O referido artigo 125 da LPI é regulamentado pela Resolução INPI/PR 107/2013, com as alterações trazidas pela Resolução INPI/PR 172/2016.

De acordo com as referidas Resoluções, para que uma marca seja reconhecida como de alto renome, seu titular deve requerer tal declaração através de petição protocolada perante o INPI comprovando estarem preenchidos os seguintes requisitos:

  1. Reconhecimento da marca por ampla parcela do público brasileiro em geral;
  2. Qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro em geral associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e

III. Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão.

As próprias Resoluções recomendam que os requisitos I e II, acima, sejam comprovados através de pesquisa de mercado de abrangência nacional, com pessoas de todas as regiões e classes sociais, dentre outros documentos.

A concessão do status de alto renome a uma marca durará pelo prazo de 10 (dez) anos. Durante o último ano de vigência do status de alto renome, o titular da marca poderá encaminhar um novo requerimento ao INPI com provas atualizadas do preenchimento dos requisitos antes mencionados.

Já a marca notoriamente conhecida também goza de proteção especial, mas apenas em seu ramo de atividade e independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil, nos termos do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), bem como do artigo 6 bis (I), da Convenção da União de Paris (CUP).   

O Brasil adota o sistema atributivo de proteção da marca, isto é, a sua propriedade, bem como o seu direito de uso exclusivo no território nacional, adquire-se somente pelo registro validamente expedido, através do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. O titular de um pedido de registro detém mera expectativa de direito, entretanto, é claro que este gozará do direito de anterioridade, visto que no exame do INPI é levado em consideração aquele que primeiro requereu registro, contando-se o dia, hora, etc. 

Vale notar, entretanto, que a LPI prevê ainda o direito de precedência (artigo 129, § 1o.), segundo o qual aquele que de boa-fé usava no País, na data da prioridade ou do depósito de terceiro, marca idêntica ou semelhante para identificar produtos ou serviços idênticos ou afins, há pelo menos seis meses, pode fazer prevalecer o seu direito de uso anterior.

A proteção do registro de marca no Brasil vale por 10 (dez) anos, contados da sua concessão, prorrogáveis por sucessivos períodos de dez anos, infinitamente.

Ao titular do registro de marca e ao depositante ainda é assegurado o direito de (i) ceder seu registro ou pedido de registro, (ii) licenciar seu uso e (iii) zelar pela sua integridade material ou reputação, nos termos do artigo 130, incisos I, II e III da LPI.

Necessidade de uso da marca registrada

A simples concessão do registro de marca pode não significar tranquilidade ou direitos inatingíveis e imutáveis, ainda que a concessão tenha ocorrido sem qualquer vício que pudesse torná-lo nulo. É que o titular de um registro de marca no Brasil tem o prazo de cinco anos contados da data de sua concessão para iniciar o seu uso, sendo que, após tal período, o registro fica sujeito a um processo administrativo de caducidade, que visa a extinção do registro pela falta de uso. Nesse caso, o titular deverá comprovar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas para manter vigente seu registro. Importante ressaltar que a marca deve ser usada da maneira que o seu registro foi concedido.

Ainda que iniciado o uso da marca após o prazo mencionado acima, caso este seja interrompido por cinco anos consecutivos, o registro estará sujeito a ser declarado caduco. O processo de caducidade pode ser instaurado por terceiro com legítimo interesse. 

De acordo com a nota técnica do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame (CPAPD) do INPI n. 01/2018, publicada em 03 de julho de 2018, qualquer comprovação de uso da marca, durante os cinco anos correspondentes ao período de investigação, será suficiente para evitar a declaração de caducidade, independentemente da quantidade de provas apresentadas.

Tanto o titular do registro quanto eventual licenciado poderá comprovar o uso efetivo da marca, a fim de evitar que esta seja declarada caduca.

Protocolo de Madri

Em 02 de outubro de 2019 o Brasil passou a fazer parte do Protocolo de Madri, que dispõe sobre o pedido de registro internacional de marcas. Com a adesão do Brasil ao referido Protocolo, os nacionais passaram a estar aptos a requerer proteção de marca no exterior, através de um único pedido de registro internacional, indicando os países de interesse, membros do Protocolo de Madri. Da mesma forma, os estrangeiros passaram a ter mais uma via de opção para requerer a proteção de suas marcas no Brasil.

A Resolução PR 247/2019 do INPI dispõe sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri.

Com a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri tornou-se necessário harmonizar os procedimentos de registro de marca pela via nacional e designações recebidas do exterior pela via do Protocolo de Madri, pelo que foram instituídos no Brasil os sistemas de cotitularidade de marcas e de registro multiclasse, como será mencionado a seguir.

Cotitularidade de marcas

A Resolução PR 245/2019 (com redação alterada pela Resolução 256/2020) dispõe sobre o sistema de cotitularidade de marcas que permitirá a anotação de mais de um titular ou requerente por registro ou pedido de registro de marca.

O regime de cotitularidade de marca ainda não está disponível para pedidos feitos pela via nacional, o que somente deverá ocorrer após a emissão de ato do INPI com o propósito de dar início ao referido regime, conforme artigo primeiro da Resolução 256/2020.

Sistema Multiclasse 

A Resolução PR 248/2019 (com redação alterada pela Resolução 257/2020) dispõe sobre o registro de marca sob o sistema de multiclasse, ou seja, a possibilidade de reivindicar mais de uma classe de produtos/serviços em um único pedido de registro. 

No momento ainda não está disponível o sistema para requerimento de registro de marca multiclasse no Brasil, pela via nacional, vez que se aguarda a emissão de ato pelo INPI estipulando a data de início, conforme artigo primeiro da Resolução 257/2020.

Divisão de registros e pedidos de registro de marcas

Em consequência da possibilidade que passará a existir de pedidos de registro de marca multiclasse também pela via nacional, deverá ser permitida, também, a divisão de registros e pedidos de registro de marcas, conforme dispõe a Resolução do INPI PR 244/19, com redação alterada pela Resolução PR 258/2020.

A referida Resolução entrará em vigor em 14 de setembro de 2020.

Licença de uso de marcas

No tocante à licença de uso de marca, esta pode ser celebrada pelo titular de registro ou o depositante de pedido de registro, investindo o licenciado de todos os poderes para agir em defesa da marca. Esta licença deverá ser averbada no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. Entretanto, é importante notar que, segundo a LPI, para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisa estar averbado no INPI.

Crimes contra o registro de marca 

Vale destacar que no Brasil as marcas estão protegidas não só na esfera cível, mas também na esfera criminal, em que sua violação sujeita os infratores a penas que podem variar de 1 (um) mês a 1 (um) ano de prisão, conforme dispõem os artigos 189 e 190 da LPI.

São condutas criminosas sujeitas às penas previstas na mencionada LPI:

  • Reproduzir, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imitá-la, de modo que possa induzir confusão;
  • Alterar marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado; e
  • Importar, exportar, vender, oferecer ou expor à venda, ocultar ou ter em estoque (i) produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem no todo ou em parte, (ii) produto de sua indústria ou comércio contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Indicações Geográficas

É importante notar, ainda, que a Lei de Propriedade Industrial brasileira prevê a proteção das indicações geográficas, quais sejam, a indicação de procedência ou a denominação de origem. 

Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de local que tenha se tornado conhecido pela extração, fabricação ou produção de determinado produto, ou prestação de determinado serviço.

De outro lado, considera-se denominação de origem o nome geográfico que se tornou conhecido também pela extração, fabricação ou produção de determinado produto, ou prestação de determinado serviço, mas cujos fatores humanos e naturais deste local influíram na qualidade ou característica do produto ou serviço.


Autoras: Ana Carolina Lee Barbosa e Marina Inês Fuzita Karakanian

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