4.1. Marca
Sinais passíveis de registro como marca
De acordo com a Lei de Propriedade Industrial Brasileira (LPI) – Lei 9.279/1996 – são susceptíveis de registro como marca os sinais distintivos, visualmente perceptíveis, utilizados para identificar a origem de determinados produtos ou serviços.
No Brasil, portanto, sinais acessíveis apenas para os sentidos da audição, olfato, gustação e tato, não podem ser protegidos como marca.
Além disso, não podem ser registrados como marca sinais que recaírem em qualquer das proibições legais contidas no artigo 124 da já mencionada lei, tais como, sinais contrários à moral e aos bons costumes; reprodução ou imitação de elemento característico de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros; sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo do produto ou serviço a distinguir; sinal ou expressão usada apenas como meio de propaganda; reprodução ou imitação de marca alheia registrada; etc.
Modalidades de registros de marcas
As marcas no Brasil podem ser registradas das seguintes formas: (i) nominativa (apenas palavras); (ii) mista (desenho e palavra ou letras estilizadas); (iii) figurativa (apenas desenho); (iv) tridimensional (desenho em três dimensões – exemplo: formato do produto ou embalagem) e (v) marca de posição.
A marca de posição é uma nova modalidade regulamentada no Brasil em setembro de 2021, através da Portaria/INPI/PR 37/2021 e pela Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021.
Os referidos atos normativos foram posteriormente consolidados pela Portaria/INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022, que em seu artigo 84 dispõe sobre as marcas de posição.
De acordo com o referido dispositivo legal, será registrada como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que (i) seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, e (ii) cuja aplicação possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.
Em 30.05.2023 foi concedido o primeiro registro de marca de posição no Brasil, objeto de uma readequação do pedido n. 830621660, antes requerido como marca figurativa, para proteger a posição dos ilhoses localizados na parte superior frontal dos tênis da marca Osklen®:
Portanto, a marca de posição protegerá determinado elemento distintivo que seja aposto a um produto (suporte) em uma posição que não seja comum ou necessária/ funcional.
Requerente do registro de marca
O depositante da marca, que pode ser pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, deve comprovar que exerce, lícita e efetivamente, de modo direto ou através de empresas que controle direta ou indiretamente, a atividade para a qual é reivindicada a proteção dos bens ou serviços a serem identificados pela marca. Tal condição deve ser declarada no próprio requerimento do pedido de registro.
Direito de prioridade
No caso de marca a ser depositada no Brasil que já tenha sido requerida em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, poderá lhe ser assegurada o direito de prioridade, desde que cumpridos os prazos estabelecidos no acordo.
Conforme preceitua o artigo 4 da Convenção da União de Paris (CUP), da qual o Brasil é também signatário, o prazo para requerer a prioridade é de seis meses no caso de marca. Desta forma, é assegurado ao titular da marca a data de depósito no país de origem, sendo que qualquer fato ocorrido dentro deste prazo (entre o depósito original e o depósito no país onde se requer a prioridade), não impedirá o seu registro no Brasil.
A reivindicação de prioridade será feita e comprovada da forma prevista no artigo 127 e parágrafos da LPI.
Proteção conferida pelo registro de marca
Como via de regra, as marcas são protegidas em determinadas classes de produtos e serviços e, pelo Princípio da Especialidade das Marcas, é possível a convivência de marcas semelhantes e até mesmo idênticas para identificar produtos ou serviços totalmente distintos, visto que a proteção das marcas se esgota nas fronteiras de suas atividades.
Neste sentido, vale ressalvar que especialmente quanto à marca de alto renome, lhe é assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade no território nacional, de acordo com o artigo 125 da LPI.
O referido artigo 125 da LPI é regulamentado pela Resolução INPI/PR 107/2013, com as alterações trazidas pela Resolução INPI/PR 172/2016.
De acordo com as referidas Resoluções, para que uma marca seja reconhecida como de alto renome, seu titular deve requerer tal declaração através de petição protocolada perante o INPI comprovando estarem preenchidos os seguintes requisitos:
- Reconhecimento da marca por ampla parcela do público brasileiro em geral;
- Qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro em geral associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e
- Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão.
As próprias Resoluções recomendam que os requisitos I e II, acima, sejam comprovados através de pesquisa de mercado de abrangência nacional, com pessoas de todas as regiões e classes sociais, dentre outros documentos.
A concessão do status de alto renome a uma marca durará pelo prazo de 10 (dez) anos. Durante o último ano de vigência do status de alto renome, o titular da marca poderá encaminhar um novo requerimento ao INPI com provas atualizadas do preenchimento dos requisitos antes mencionados.
Já a marca notoriamente conhecida também goza de proteção especial, mas apenas em seu ramo de atividade e independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil, nos termos do artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), bem como do artigo 6 bis (I), da Convenção da União de Paris (CUP).
O Brasil adota o sistema atributivo de proteção da marca, isto é, a sua propriedade, bem como o seu direito de uso exclusivo no território nacional, adquire-se somente pelo registro validamente expedido, através do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. O titular de um pedido de registro detém mera expectativa de direito, entretanto, é claro que este gozará do direito de anterioridade, visto que no exame do INPI é levado em consideração aquele que primeiro requereu registro, contando-se o dia, hora, etc.
Vale notar, entretanto, que a LPI prevê ainda o direito de precedência (artigo 129, § 1o.), segundo o qual aquele que de boa-fé usava no País, na data da prioridade ou do depósito de terceiro, marca idêntica ou semelhante para identificar produtos ou serviços idênticos ou afins, há pelo menos seis meses, pode fazer prevalecer o seu direito de uso anterior.
A proteção do registro de marca no Brasil vale por 10 (dez) anos, contados da sua concessão, prorrogáveis por sucessivos períodos de dez anos, infinitamente.
Ao titular do registro de marca e ao depositante ainda é assegurado o direito de (i) ceder seu registro ou pedido de registro, (ii) licenciar seu uso e (iii) zelar pela sua integridade material ou reputação, nos termos do artigo 130, incisos I, II e III da LPI.
Necessidade de uso da marca registrada
A simples concessão do registro de marca pode não significar tranquilidade ou direitos inatingíveis e imutáveis, ainda que a concessão tenha ocorrido sem qualquer vício que pudesse torná-lo nulo. É que o titular de um registro de marca no Brasil tem o prazo de cinco anos contados da data de sua concessão para iniciar o seu uso, sendo que, após tal período, o registro fica sujeito a um processo administrativo de caducidade, que visa a extinção do registro pela falta de uso. Nesse caso, o titular deverá comprovar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas para manter vigente seu registro. Importante ressaltar que a marca deve ser usada da maneira que o seu registro foi concedido.
Ainda que iniciado o uso da marca após o prazo mencionado acima, caso este seja interrompido por cinco anos consecutivos, o registro estará sujeito a ser declarado caduco. O processo de caducidade pode ser instaurado por terceiro com legítimo interesse.
De acordo com a nota técnica do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame (CPAPD) do INPI n. 03/2022, publicada em 19 de dezembro de 2022, não será exigido um volume elevado de provas de uso, sendo necessário comprovar uma utilização mínima, de acordo com os produtos e serviços e o mercado envolvido.
Tanto o titular do registro quanto eventual licenciado poderá comprovar o uso efetivo da marca, a fim de evitar que esta seja declarada caduca.
De acordo com a mesma nota técnica antes mencionada, o titular do registro não será obrigado a comprovar o uso ou justificar o desuso de marca durante os cinco primeiros anos após a concessão do registro. Assim, ainda que esteja incluído no período de investigação, que é de cinco anos contados, preteritamente, da data do requerimento de caducidade, somente será obrigatório ao titular comprovar o uso ou justificar o desuso da marca no período entre o término dos cinco primeiros anos da concessão do registro e o final do período de investigação da caducidade.
Assim, é recomendável aguardar ao menos um mês após o período de cinco anos da concessão de um registro de marca para requerer sua caducidade. E, nesse caso, o titular será obrigado a comprovar o uso ou justificar o desuso de sua marca apenas por esse período posterior aos cinco anos.
No caso de registros de marcas em regime de cotitularidade, a comprovação de uso da marca por apenas um dos cotitulares será suficiente para afastar a caducidade.
Protocolo de Madri
Em 02 de outubro de 2019 o Brasil passou a fazer parte do Protocolo de Madri, que dispõe sobre o pedido de registro internacional de marcas. Com a adesão do Brasil ao referido Protocolo, os nacionais passaram a estar aptos a requerer proteção de marca no exterior, através de um único pedido de registro internacional, indicando os países de interesse, membros do Protocolo de Madri. Da mesma forma, os estrangeiros passaram a ter mais uma via de opção para requerer a proteção de suas marcas no Brasil.
A Resolução PR 247/2019 do INPI dispõe sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri.
Com a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri tornou-se necessário harmonizar os procedimentos de registro de marca pela via nacional e designações recebidas do exterior pela via do Protocolo de Madri, pelo que foram instituídos no Brasil os sistemas de cotitularidade de marcas e de registro multiclasse, como será mencionado a seguir.
Cotitularidade de marcas
A Resolução PR 245/2019 (com redação alterada pela Resolução 256/2020) dispõe sobre o sistema de cotitularidade de marcas, sendo que a partir de 15 de setembro de 2020 passou a ser possível a anotação de mais de um titular ou requerente por registro ou pedido de registro de marca.
Sistema Multiclasse
A Resolução PR 248/2019 (com redação alterada pela Resolução 257/2020) dispõe sobre o registro de marca sob o sistema de multiclasse, ou seja, a possibilidade de reivindicar mais de uma classe de produtos/serviços em um único pedido de registro.
No momento ainda não está disponível o sistema para requerimento de registro de marca multiclasse no Brasil, pela via nacional, vez que se aguarda a emissão de ato pelo INPI estipulando a data de início, conforme artigo primeiro da Resolução 257/2020.
Divisão de registros e pedidos de registro de marcas
Em consequência da possibilidade que passará a existir de pedidos de registro de marca multiclasse também pela via nacional, deverá ser permitida, também, a divisão de registros e pedidos de registro de marcas, conforme dispõe a Resolução do INPI PR 244/19, com redação modificada pela Portaria/INPI/PR 35/2021.
De acordo com a referida Portaria, que entrou em vigor em 1 de julho de 2021, será estipulada em ato próprio a data para a disponibilização no Sistema Eletrônico de Gestão da Propriedade Industrial – e-INPI do peticionamento relativo às hipóteses de divisão de registros e pedidos de registro de marca.
Licença de uso de marcas
No tocante à licença de uso de marca, esta pode ser celebrada pelo titular de registro ou o depositante de pedido de registro, investindo o licenciado de todos os poderes para agir em defesa da marca. Esta licença deverá ser averbada no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. Entretanto, é importante notar que, segundo a LPI, para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisa estar averbado no INPI.
Crimes contra o registro de marca
Vale destacar que no Brasil as marcas estão protegidas não só na esfera cível, mas também na esfera criminal, em que a sua violação sujeita os infratores a penas que podem variar de 1 (um) mês a 1 (um) ano de prisão, conforme dispõem os artigos 189 e 190 da LPI.
São condutas criminosas sujeitas às penas previstas na mencionada LPI:
- Reproduzir, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imitá-la, de modo que possa induzir confusão;
- Alterar marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado;
- Importar, exportar, vender, oferecer ou expor à venda, ocultar ou ter em estoque (i) produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem no todo ou em parte, (ii) produto de sua indústria ou comércio contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.
Indicações Geográficas
É importante notar, ainda, que a Lei de Propriedade Industrial brasileira, prevê a proteção das indicações geográficas, quais sejam, a indicação de procedência ou a denominação de origem.
Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de local que tenha se tornado conhecido pela extração, fabricação ou produção de determinado produto, ou prestação de determinado serviço.
De outro lado, considera-se denominação de origem o nome geográfico que se tornou conhecido também pela extração, fabricação ou produção de determinado produto, ou prestação de determinado serviço, mas cujos fatores humanos e naturais deste local influíram na qualidade ou característica do produto ou serviço.
Autoras: Ana Carolina Lee Barbosa e Marina Inês Fuzita Karakanian
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
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