Protocolo de Madri amplia possibilidades de registro de marcas, mas requer cautela

09/jan/2020 - Jurídico -

Chiarottino e Nicoletti Advogados

 

O Brasil aderiu recentemente ao Protocolo de Madri, que tem o objetivo de simplificar e reduzir custos para a prote√ß√£o de uma marca. Ele entrou em vigor no dia 2 de outubro de 2019. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) est√° enviando e recebendo pedidos internacionais no √Ęmbito do Protocolo.

No entanto, é importante ressaltar que os registros internacionais, depositados antes de 2 de outubro, não poderão ser estendidos ao Brasil. Isso será possível apenas quanto aos pedidos de registro depositados após essa data.

√Č imprescind√≠vel que o empres√°rio deposite um pedido de registro ou j√° tenha uma marca registrada no INPI. Sem isso, n√£o ser√° poss√≠vel requerer um registro internacional, via Protocolo de Madri, no Brasil.

Um pedido de registro internacional, via Protocolo de Madri, com designa√ß√£o do Brasil, ser√° examinado como os demais pedidos nacionais. √Č importante ressaltar que o INPI adotou uma fila √ļnica para examinar os pedidos nacionais e estrangeiros, a fim de assegurar tratamento ison√īmico. O processo seguir√° todo o tr√Ęmite normal e as leis de cada pa√≠s.

Para usar o Protocolo, √© preciso avaliar estrategicamente os pontos que exigem aten√ß√£o e fragilidades da marca porventura existentes.¬† Assim, √© importante revisitar o portf√≥lio de marcas, para verificar se est√£o atualizadas. √Č preciso verificar, ainda, se as classes de produtos e servi√ßos est√£o corretamente protegidas e reivindicadas.

Além disso, é necessário avaliar se a marca está sendo usada efetivamente no Brasil e da exata forma que foi registrada no INPI. Há ainda outros requisitos: saber se a marca está ou não suscetível ao processo de caducidade que, se ocorrer, afetará todos os países em que foi requerida a proteção internacional; verificar se houve alguma alteração no logotipo e se os dados do titular estão atualizados no sistema oficial do INPI.  Outro fator muito relevante é a escolha da marca que fundamentará os pedidos internacionais.

A ades√£o ao Protocolo de Madri gerou algumas altera√ß√Ķes no processamento de pedidos de marcas depositadas apenas no Brasil. Assim, a partir de mar√ßo de 2020, o depositante poder√° usar os sistemas multiclasse e de cotitularidade nos dep√≥sitos de pedidos de registro de marca. N√£o haver√° mais limite para classes reivindicadas num pedido de registro de marca. O sistema de cotitularidade poder√° ser usado pelos nacionais e por aqueles feitos via Protocolo de Madri.

Para um pedido de registro de marca via Protocolo de Madri num país membro, o INPI deve proferir uma decisão dentro de 18 meses. Hoje o prazo para a primeira decisão do INPI é inferior a 10 meses.

√Č necess√°rio ter aten√ß√£o aos prazos oficiais para cumprir as provid√™ncias, apresenta√ß√£o de oposi√ß√Ķes, manifesta√ß√Ķes, r√©plicas etc. A falta de cumprimento de alguns prazos, em certos casos, pode causar o arquivamento definitivo do pedido de registro e preju√≠zos ao depositante.

Os pedidos de registro, com designação do Brasil, serão publicados apenas na Revista da Propriedade Industrial do INPI, abrindo prazo de 60 dias para que terceiros possam se opor. Também se abrirá igual prazo, de 60 dias, para a manifestação do depositante. Não é possível apresentar oposição a um pedido de registro internacional diretamente na OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual). Por isso, ter um advogado já constituído e acompanhando o processo aqui no Brasil, desde o início, é fundamental.

Importante salientar, ainda, que, para a prática de atos no Brasil, realizados diretamente no INPI, o titular terá que, obrigatoriamente, constituir e manter procurador qualificado e domiciliado no país.

O registro internacional n√£o abrange, automaticamente, todos os pa√≠ses signat√°rios do Protocolo de Madri (105 membros cobrindo 121 territ√≥rios). √Č necess√°rio indicar, no ato do requerimento, quais s√£o os pa√≠ses em que o depositante deseja obter a prote√ß√£o e pagar as respectivas taxas para cada pa√≠s. O empres√°rio precisa avaliar seriamente o plano de neg√≥cios da empresa para implementar essa escolha. √Č poss√≠vel adicionar novos pa√≠ses a qualquer tempo, com designa√ß√Ķes posteriores.

Além disso, ao usar o Protocolo de Madri para depósito de marcas no exterior, a proteção não será automática. Cada país analisará os pedidos seguindo a legislação local.

√Č interessante que o empres√°rio proteja a marca nos pa√≠ses em que atuar√° com ela. Isso evita que terceiros, de m√°-f√©, buscando obter vantagem, usem ou registrem antes dele marca id√™ntica ou semelhante, impedindo, assim, que o verdadeiro titular possa exercer os direitos sobre ela ‚ÄĒ o que certamente gerar√° longos conflitos, inclusive judiciais, e elevados custos.

O Protocolo, apesar de compreender pa√≠ses que representam mais de 80% do com√©rcio global, como China, Estados Unidos, Uni√£o Europeia e Jap√£o, n√£o faz muito sentido para expans√£o na Am√©rica Latina. Isso porque apenas tr√™s membros aderiram ‚ÄĒ Cuba, Col√īmbia e M√©xico. Por outro lado, se o foco estiver fora da Am√©rica Latina ‚ÄĒ, o Protocolo de Madri pode ser uma ferramenta interessante. Tudo vai depender dos planos de expans√£o internacional.

Em resumo, existem vantagens e desvantagens com rela√ß√£o √† ado√ß√£o do Protocolo de Madri para registro de marcas no exterior, que devem ser analisadas caso a caso. √Č fundamental a realiza√ß√£o de um estudo estrat√©gico por um profissional especializado, para definir riscos e o formato mais vantajoso.

 

Flávia Amaral e Renata Soraia Luiz, sócias do Chiarottino e Nicoletti Advogados.