Chiarottino e Nicoletti Advogados
O Brasil aderiu recentemente ao Protocolo de Madri, que tem o objetivo de simplificar e reduzir custos para a proteção de uma marca. Ele entrou em vigor no dia 2 de outubro de 2019. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) está enviando e recebendo pedidos internacionais no âmbito do Protocolo.
No entanto, é importante ressaltar que os registros internacionais, depositados antes de 2 de outubro, não poderão ser estendidos ao Brasil. Isso será possível apenas quanto aos pedidos de registro depositados após essa data.
É imprescindível que o empresário deposite um pedido de registro ou já tenha uma marca registrada no INPI. Sem isso, não será possível requerer um registro internacional, via Protocolo de Madri, no Brasil.
Um pedido de registro internacional, via Protocolo de Madri, com designação do Brasil, será examinado como os demais pedidos nacionais. É importante ressaltar que o INPI adotou uma fila única para examinar os pedidos nacionais e estrangeiros, a fim de assegurar tratamento isonômico. O processo seguirá todo o trâmite normal e as leis de cada país.
Para usar o Protocolo, é preciso avaliar estrategicamente os pontos que exigem atenção e fragilidades da marca porventura existentes. Assim, é importante revisitar o portfólio de marcas, para verificar se estão atualizadas. É preciso verificar, ainda, se as classes de produtos e serviços estão corretamente protegidas e reivindicadas.
Além disso, é necessário avaliar se a marca está sendo usada efetivamente no Brasil e da exata forma que foi registrada no INPI. Há ainda outros requisitos: saber se a marca está ou não suscetível ao processo de caducidade que, se ocorrer, afetará todos os países em que foi requerida a proteção internacional; verificar se houve alguma alteração no logotipo e se os dados do titular estão atualizados no sistema oficial do INPI. Outro fator muito relevante é a escolha da marca que fundamentará os pedidos internacionais.
A adesão ao Protocolo de Madri gerou algumas alterações no processamento de pedidos de marcas depositadas apenas no Brasil. Assim, a partir de março de 2020, o depositante poderá usar os sistemas multiclasse e de cotitularidade nos depósitos de pedidos de registro de marca. Não haverá mais limite para classes reivindicadas num pedido de registro de marca. O sistema de cotitularidade poderá ser usado pelos nacionais e por aqueles feitos via Protocolo de Madri.
Para um pedido de registro de marca via Protocolo de Madri num país membro, o INPI deve proferir uma decisão dentro de 18 meses. Hoje o prazo para a primeira decisão do INPI é inferior a 10 meses.
É necessário ter atenção aos prazos oficiais para cumprir as providências, apresentação de oposições, manifestações, réplicas etc. A falta de cumprimento de alguns prazos, em certos casos, pode causar o arquivamento definitivo do pedido de registro e prejuízos ao depositante.
Os pedidos de registro, com designação do Brasil, serão publicados apenas na Revista da Propriedade Industrial do INPI, abrindo prazo de 60 dias para que terceiros possam se opor. Também se abrirá igual prazo, de 60 dias, para a manifestação do depositante. Não é possível apresentar oposição a um pedido de registro internacional diretamente na OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual). Por isso, ter um advogado já constituído e acompanhando o processo aqui no Brasil, desde o início, é fundamental.
Importante salientar, ainda, que, para a prática de atos no Brasil, realizados diretamente no INPI, o titular terá que, obrigatoriamente, constituir e manter procurador qualificado e domiciliado no país.
O registro internacional não abrange, automaticamente, todos os países signatários do Protocolo de Madri (105 membros cobrindo 121 territórios). É necessário indicar, no ato do requerimento, quais são os países em que o depositante deseja obter a proteção e pagar as respectivas taxas para cada país. O empresário precisa avaliar seriamente o plano de negócios da empresa para implementar essa escolha. É possível adicionar novos países a qualquer tempo, com designações posteriores.
Além disso, ao usar o Protocolo de Madri para depósito de marcas no exterior, a proteção não será automática. Cada país analisará os pedidos seguindo a legislação local.
É interessante que o empresário proteja a marca nos países em que atuará com ela. Isso evita que terceiros, de má-fé, buscando obter vantagem, usem ou registrem antes dele marca idêntica ou semelhante, impedindo, assim, que o verdadeiro titular possa exercer os direitos sobre ela — o que certamente gerará longos conflitos, inclusive judiciais, e elevados custos.
O Protocolo, apesar de compreender países que representam mais de 80% do comércio global, como China, Estados Unidos, União Europeia e Japão, não faz muito sentido para expansão na América Latina. Isso porque apenas três membros aderiram — Cuba, Colômbia e México. Por outro lado, se o foco estiver fora da América Latina —, o Protocolo de Madri pode ser uma ferramenta interessante. Tudo vai depender dos planos de expansão internacional.
Em resumo, existem vantagens e desvantagens com relação à adoção do Protocolo de Madri para registro de marcas no exterior, que devem ser analisadas caso a caso. É fundamental a realização de um estudo estratégico por um profissional especializado, para definir riscos e o formato mais vantajoso.
Flávia Amaral e Renata Soraia Luiz, sócias do Chiarottino e Nicoletti Advogados.